世界前10名制药企业如辉瑞、葛兰素史克、默克、施贵宝、强生、诺华及惠氏等,其销售额总和占全球药品市场的58.4%,专利则是其获取利润的主要手段。药物研发的高风险和研发成功之后的高额利润回报造就了在这一领域专利保护的重要性和敏感度。
1.药物专利申请注意事项
在专利申请中,药物专利与其他专利相比有其不同的特点,在申请中应该特别加以关注。
(1)申请时机:药物发明创造具有高度依赖实验研究、不易预测的特点,因此,药物的专利申请技术方案一般需要详细的实验数据支持,通常是在做出药效结论后提出申请,此时已满足了专利申请的必要条件。而一旦进入临床试验阶段还未申请专利,就等于进行了某种意义上的公开。在提交了专利申请,等待审查的过程中,再进行各期的临床试验,从而满足药品监督管理局的注册要求。
(2)数据要求:在申请药物专利时,必须要提供数据来证明该药品的有效性。这些数据可以是细胞实验、动物实验等的结果,也可以是临床数据。如果要申请的技术方案与现有技术比较接近,为了证明其创造性,还需要提供对照实验数据,以证明其效果。
(3)保护范围:在保证产品本身获得保护的基础上,尽可能要求保护所有可能获得专利保护的技术主题。例如,可以请求保护新化合物、异构体、化合物晶型、新化合物的医药用途、药物组合物、适宜的药物剂型、制备方法等不同类型和层次的主题,使得保护范围更加严密,增强专利保护的有效性。
2.药物专利保护期的延长
药物的开发过程是十分漫长的,申报和临床试验也是复杂而繁琐的,所以当一个药物上市后,特别是到真正开始盈利的时候,专利保护期也所剩无几了。如何延长专利药物的保护期,使企业利润最大化,是一个值得关注的问题。常用的延长专利药物保护期的方法如下:
(1)利用分案申请延长保护期:一个药物不同主题的专利具有不同的保护角度和侧面,可以起到不同的保护作用,因此,应尽量要求保护所有可能获得专利保护的技术主题。例如,一项药物化合物的发明,新化合物及其制备方法、用途、包含该新化合物的组合物及用途既可以在一个专利(合案)中提出申请,也可以分成数个专利(分案)分别申请。在适当的时候提出分案申请,往往会起到延长专利保护期的作用。
(2)利用外围专利(从属专利)延长保护期:所谓外围专利,是指围绕基本专利技术所做出的改进发明创造专利。当发现一个新的化合物,并为之申请了专利保护之后,并不是就可以一劳永逸了。一项专利的保护力度毕竟是有限的,从保护的范围来说是有限度的,从保护的时间来说也是有期限的。因此,在纵向上应当不断有后续改进的申请,如从药物化合物有效成分的基本专利,分别按照消旋化合物、拆分化合物、混晶化合物、单晶化合物等逐步升级的不同阶段进行专利保护,延长药品的专利保护期。此外,在横向上也应当进行全方位保护,如应从药物制剂组成到外形,从外包装到产品的标志等方面通过申请专利保护知识产权。
(3)利用优先权延长保护期:申请人在首次申请后,在优先权期限届满前提出一个要求在先申请优先权的在后申请,申请批准后,专利权期限从在后申请的申请日起计算,从而使专利保护期限延长了自在先申请的申请日至在后申请的申请日这样一个时间段。
(4)利用国外法律法规延长保护期:该方法主要针对在美国的专利申请,依据“药品价格竞争和专利权期限补偿法”(简称PTR法)申请或获得。
———申请延长期:由于专利药需要经过临床试验等一系列复杂程序,真正上市获利时的独占期大约只剩六、七年,而此后,往往才是该药的旺销期。为补偿由此造成的损失,美国国会于1984年颁布了“药品价格竞争和专利权期限补偿法”。该法规定人用药品、医疗器械、食品添加剂和色素添加剂发明的专利权人可申请补偿部分因其专利产品等待批准而失去的专利权保护时间。美国的延长期一般不超过5年。
欧洲设立专利保护期延长制度的时间较晚,并主要沿用了美国的做法。目前,欧盟的新药品专利保护期延长为自药品开始销售后的6~10年,并有望进一步统一为10年。此外,如某种药品被发现具有某种新用途,或获准成为非处方药,医药公司可以申请延长1年的专利保护期。
日本大部分规定沿袭自美国法律,但也有自己的特点。日本专利法设立的专利期限补偿制度,其补偿期限起算于专利登记日、临床试验开始日中较后的日期,终止于获得“日本卫生、劳动和福利局”的行政许可之日,总补偿期限不得超过5年。
———儿科临床试验:如果制药企业完成一次儿科临床试验,美国食品药品管理局(FDA)有权给予该种药品市场独占期6个月的延期。
———诉讼:PTR法规定,如果一种非专利药品的引进将影响一项未过期的专利药品,在专利药商提出专利侵权诉讼后,将使该专利保护期一次性自动延展30个月,在此期间,FDA无法受理其他仿制药的申报。
另外,还可以考虑通过药品数据独占期以及行政保护机制延长专利药品的保护期。
3.药品注册中的专利问题
进行药品注册时,应进行专利检索,明确在所申报药品注册的相关领域专利保护情况。
(1)检索要注意全面性:专利检索数据库入口中没有规范性的主题词检索,仅用关键词检索漏检的可能性很大。如果不将所有同义词都试着进行检索,就有可能漏检。尤其是非相关专业人员甚至非课题研究人员,往往缺乏对相应课题内容的敏感,更易漏检。因此不但要求课题研究人员自己进行检索,而且要培训其利用国际专利分类号与其他途径组配检索的技能。
(2)他人有相关专利时的处理办法:如果检索到与己方申报项目相冲突的专利,首先要进一步确定该专利的法律状态是否有效。如果是有效专利,可按以下几点提示处理:
———将自己的技术与他人的专利进行比较分析,以判定是否存在潜在侵权的可能性。
———如果己方项目完全是利用现有技术,或者就是仿制现有技术进行的,应该注意最大限度地收集证据,对他人专利提出无效请求,或在面临侵权诉讼中,用现有技术进行抗辩。
———如果己方项目是在涉案专利基础上做出的创造发明,哪怕己方也获得了专利权,擅自实施也许会造成侵权。但自己有专利在手能够增强主动性,可以利用其与基础专利进行交叉许可。
(3)他人有相关专利申请时的处理办法:这种情况同样需要确定其法律状态,看其是否仍是有效专利申请,有无各种原因造成的视撤、主动撤回、驳回等情况。视撤后如果没有在法定期限内恢复或驳回后没有在法定期限内请求复审,该申请案就作废了。如果是有效的专利申请,除了继续关注是否出现上述情形外,同时向国家知识产权局陈述意见,使该专利申请不能被批准,或在授权时缩小权利要求,使自己跳出其保护的范围。也可考虑尽量避开冲突的部分,但是这种避开应咨询专家,不能自以为是,因为“等同替代”(所替换的技术特征无创造性)也属侵权。如果认为与他人专利申请不冲突,要有充分的理由,并且进行备案,即使将来因自己评判失误,但至少是“尽到注意”的证据,也会减少赔偿。
针对专利问题最终能够做出决定性结论的人,不是专利代理人,不是律师,不是药监局,也不是专利管理机关,而是法官。除本案审理法官外,其他所有人的意见都是“咨询服务”,因此,一切做法要确保客观有据。