鉴于驰名商标是一个客观事实,是否认定,它总是存在的。而认定驰名商标的目的是为了保护商标专用权,也就是说,客观存在的驰名商标在现实中有被侵权损害的事实时,可以通过行政途径来认定驰名商标,以实施法律救济,制止侵权行为。
目前,在我国申请认定驰名商标的法定情形必须具有两个方面的四种情节之一的方可进行申请,即所谓“案由”成立的以下情形：
1.权利人的商标未在中国注册时的情形
在相同或类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的;
在相同或者类似商品上擅自使用与他人未在中国注册的驰名商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;
2.权利人的商标已在中国注册时的情形
在不相同或者不类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已在中国注册的驰名商标,容易误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的;
在不相同或者不类似的商品上擅自使用的商标是复制、擎仿或者翻译他人已在中国注册的驰名商标,容易误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的。
上述第一个方面,指的是权利人使用的商标事实上已经驰名但未在中国注册,即未注册商标,包括国内外的未注册商标均可以申请认定驰名商标,如使用在餐饮、饭店上的“小肥羊”商标,使用在五金工具上的“飞达”商标等,认定驰名商标时,都不是注册商标。
未注册商标申请认定驰名商标的前提是:他人在同类或类似商品(包括服务)上申请注册或擅自使用的商标与权利人的未注册商标构成相同或者近似,易于混淆的。但是,未注册商标被认定为驰名商标的只在少数。因为,我国对商标确权实行的是注册原则。故此,对未注册商标申请认定驰名商标的,不宜倡行。
上述第二个方面,指的是权利人使用的商标事实上已经驰名且已在中国注册,但他人在不相同或不类似商品(包括服务)上申请注册或擅自使用的商标与权利人的商标构成相同或近似,误导公众,致使该驰名商标权利人的利益可能受到损害的,均可以申请认定驰名商标,也就是所谓“跨类保护”或“扩大保护”。事实上,在现有认定的驰名商标中,绝大多数是此种情形(参见《商标法》第十三条)。