概括地讲,商标权与其他在先权利竞合的方面主要有:(一)商标权与专利权的权利竞合;(二)商标权与著作权的权利竞合;(三)商标权与企业名称、字号、商号等商业标记权的权利竞合;(四)商标权与域名权的权利竞合。
商标权与在先权利竞合形成的条件为:多个权利客体的外在表现形式为同一客体,即同一客体上并存多个权利是权利竞合产生的基础。知识产权客体共同的特征之一是无形性,即不具有物质形态。这使得知识产权客体不像实物产权一样被有形地占有和使用。同一知识产权客体上既有不同权利分属不同权利人的现象,也有不同权利共属同一权利人的现象。此类现象的产生都有相应的法律依据。否则,权利之间就不存在法律上的竞合关系,而是简单的侵权关系。
在我国法律关系体系中,设立权利,又给予限制,自然有充分的法源基础。法律是分配利益的社会工具。若发生权利竞合涉及的权利不受限制,则与之竞合的权利就得不到保护,故在处理权利竞合时应当重视权利的价值关系。否则将有损法律的公正性和权威性。这就需要从权利本身出发,尽可能地把同一客体上存在的商标权与其他知识产权权利的竞合关系,妥善地予以协调和衔接。般应遵循以下原则:
其一,以诚实信用和保护在先权利为原则。任何一项知识产权客体的取得,都必须以不损害他人合法的在先权利为前提。否则,该项知识产权是无效的。遵循诚实信用原则与保护在先合法权利原则是相辅相成的。诚实信用原则是主宰所有民事法律关系的最高准则,它要求任何权利的取得、行使都应从善意出发。因此,在判别商标权与其他知识产权权利竞合时,如果证据证明他人在明知或者应知他人在先权利的情况下,仍然将与在先权利相同或近似的客体作为其他权利申请注册或登记的,可视为违反诚实信用原则,则在先权利可以对抗在后权利。
《商标法》第三十一条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利……”该规定以权利产生的时间先后为依据,具有可操作性。但是,我国对于“在先权”概念的内涵与外延,尚未有明确法律规定,使界定“在先权”的问题增加了难度。比如,享有在先著作权的权利人,对他人将与著作权的相同权利申请商标注册时,是否只在图书出版的服务类别上享有请求权或禁止权呢?还是在所有商品和服务类别上都享有请求权或禁止权呢?
基于我国商标法和企业名称管理法规都不绝对排斥权利竞合的实际做法而产生的商标权与企业名称权的权利竞合的许多现象,不少学者认为对在后产生的知识产权的无效界定十分困难。他们经常列举的案例是,杭州张小泉剪刀厂的“张小泉”商标于1997年被子认定为驰名商标,而“上海张小泉刀剪总店”于1954年创立,二者间的权利竞合关系究竟谁先谁后,难以判定。相似的案例还有苏州雷允上中药制药股份有限公司的“雷允上”商标权与上海雷允上制药厂的权利冲突、上海吴良材眼镜店的“吴良材”商标权与全国许多城市的吴良材眼镜店的权利冲突等。对此,我们认为,对在先权利的保护应当区别对待。必须考虑到,我国知识产权方面的立法只是在改革开放后若干年后才有的,而商标法对其他在先权利的保护则是在2001年对该法修改后才明确的。所以,对于那些因历史原因形成的不同权利,现行法律不具追溯力,只能维持已有的状况,共存于不同的权利领域。至于其他情形,则是可以而且能够按照权利产生的时序予以调整的。
其二,根据知识产权知名度的高低,实行区别保护、兼顾利益平衡的原则权利受到实质侵害是给予在先权保护的主要依据,而高知名度的知识产权受到实质侵害的可能性则高于普通知识产权,一般可涉及多个不同的知识产权领域。因此,处理这类知识产权的权利竞合时,在充分尊重诚实信用原则与在先权利的前提下,还应当对高知名度的知识产权权利与普通的权利竞合加以区别对待,兼顾各方利益。
如果在先权利知名度高,那么,他人就应当恪守诚实信用的原则,有义务避免使用与其相同或近似权利的标识申请注册或登记,善意使用的除外。否则,在先权利理应受到有效保护。如《商标法实施条例》第五十三条规定:“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记,可能欺骗公众或者对公众造成误解的,可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。”这是调整驰名商标与企业名称之间权利竞合的依据。《反不正当竞争法》则将“知名商品的特有名称”作为保护的客体。其权利与注册商标的权利一样,都享有专用权。
如果在后权利知名度高,那么,就要兼顾各方利益,尽可能地做到利益平衡这一情形主要表现在商标权与著作权、商标权与企业名称权的关系方面。比如,已出版的某连环画中的标志性人物被他人作为商标使用和注册后,且商标在相关公众中已具有了较高知名度,甚至超过了在先权利的知名度。如若剥夺其权利,那么,顷刻间,凝结商标权人的活劳动和物化劳动的商标价值便会化为乌有。这对当事人权利双方未必都有益。就著作权人而言,允许商标权人继续使用该商标,可能对其更有利。因为,这既不会妨碍著作权人在版权上的再使用,同时在与商标权人协商一致的基础上,著作权人还可获取一定的作品使用费。
又如,某企业在先注册的文字商标与业内其他企业名称巧合一致(此类现象在现实中已屡见不鲜),而后者的知名度远甚于前者。如果以在先商标权对抗在后企业名称权,事实证明,难以践行。因为,根据法律法规规定,县级以上工商行政管理部门有权对本辖区内的企业名称进行登记和管理,也就是说,在同一辖区,只要申请的企业名称不与其他企业名称完全相同、也不管是否存在其他在先权利(如商标权、著作权、专利名称权等)即可登记。而商标注册的核准、授予机构是国家工商总局下辖的商标局。由于同时存在两个授权部门,因而不可避免地发生企业名称权与商标权权利竞合的现象。所以,目前该两种权利的绝大多数是并行共存的。当然,如果高知名度名称的企业认为,相同行业内的他人在先注册商标正是其所亟须的,那么,在与商标权人协商一致后,即可办理商标使用许可或商标转让手续。办理商标使用许可手续的,商标权人可以定期的获取定的商标使用许可费,被许可方则获得商标的使用权。这是经济生活中的通常做法,如招商引资中的来料加工、定牌、贴牌生产等,大多采用该形式,即OEM(贴牌加工)。办理商标转让手续的转让人失去商标所有权,受让人获得商标专用权。办理商标使用许可或商标转让手续后,不再存在权利竞合问题。当然,商标使用许可费或商标转让费有时是相当高昂的。如使用在人用药品上的“扬子江”注册商标,经过长期而耐心、大量而细致、艰苦而曲折的谈判,才最终由注册人转让给扬子江药业集团公司的;使用在地板等商品和服务上的“圣象”商标,原注册人为圣象实业(深圳)有限公司,于2007年5月22日转让给江苏圣象集团有限公司,转让费达1亿元人民币;使用在皮鞋等商品和服务上的“森达”商标,原注册人江苏森达鞋业有限公司,于2008年5月13日转让给深圳百丽鞋业有限公司,转让费达亿元人民币。当然,某些控股公司或母公司许可给子公司则是不收费的。如台湾的巨大机械工业股份有限公司在自行车等商品或服务上注册的“捷安特”商标,则是独家许可给其控股的捷安特中国(昆山)有限公司的。