第二含义理论起源于美国。在美国商标法上的第二含义是指:“一个地名或者描述性(叙述性)词汇,在某企业生产的商品上作为商标使用一段时间后,产生了原义之外的含义,用户看到这个词,就会自然地把它和某种商品或服务联系起来,于是它作为商标就具有了识别性。”例如,世界驰名商标“McDonald's”(麦当劳),只是叙述了创业主的姓名,按照美国商标法,单纯的姓氏不具有显著性,不能作为商标获得注册,但因其在市场中长期使用而获得了显著性,最后获得注册。
禁止描述性商标的使用或注册,是商标法的一个基本规则,它直接反映了商标的显著性要求。举一个比较明显的例子:“苹果”只是用来描述水果的名称,如果作为苹果一类商品的商标,只会给消费者造成混淆,因为它根本没有告诉消费者由不同生产者种植的苹果的不同来源。此外,如果允许使用者独家占有苹果”一词作为商标,将使商标使用者垄断本应属于公有领域的通用名称,这对其他同行业的竞争者是不公平的。但是,对某一个具体的商标作合法性考察,应该针对不同情况作个案分析。通常一个商标不应该采用描述性和显著性绝对分离的方法进行分析,相反,应将商标作为一个整体,对它的描述性和第二含义进行综合考察。一个描述性用语,除非取得了第二含义,否则它就不具备商标注册和保护的资格。这就意味着一个描述性用语,一旦成为非描述性的,那么这一描述性用语就可以取得商标资格。也就是说,取得了第二含义就表明原来描述性的用语已具备区别商品来源的性质,就可以成为一个合格的商标。
按照WPO的解释:“第二含义是指由于标志在市场上连续的独家使用的结果,相当多的消费者对其取得认知并将其所标志的活动与特定的商业来源联系在一起。”①例如:用于香水的“4711”商标,由于大众将其特定的商业来源联系在一起,从而具有足够的区别性。
事实上,第二含义的程度取决于所涉及的商品或者服务的市场以及有关这些商品或者服务的标志的描述程度能否达到足够的区别性或者消费者认同的百分比,因各国商标法对第二含义有不同理解,其做法有所不同。在某些国家,最典型的是德国,对消费者反映的民意测验或市场调查,常常为法院提供决定第二含义的程度的经验数据。而在其他国家,如法国及意大利,是法院自身判断标志是否取得了充分的区别性。
第二含义可以从以下几个方面进行理解。(1)第二含义是相对于标志原来的本质的或者通用的含义而言的。第二含义是以标志第一含义为参照系,与标志的第一含义相比较而言的,是在标志第一含义的基础上因特定原因(使用)而产生了不同标志第一含义的含义。(2)第二含义成为标志的主要含义。第二含义在特定的场合成为“主要含义”,超越了原来的第一含义而具有识别性、显著性,成为区分特定商品或服务的标志,在识别商品或服务的出处方面实际上第二含义成为主要含义。(3)第二含义具有区别性。一个描述性的标志通常不能够将不同主体相同的商品或服务区分开,但由于市场上使用的结果,消费者已将其与特定商品或服务的来源联系在一起,从而具有足够的区别性,获得了“来自使用的区别性”或者“第二含义”,就可以作为受到保护的对象。