1927年,英国《哈佛大学评论》发表了斯科特(FankL. Schechter)的《商标保护的理论基础》一文,斯科特成为目前公认的商标淡化理论的创立者。斯科特在文中指出:“必须结合商标的功能,才能测算真正的损害。这种损害表现在,由于被使用在非竞争的商品上,商标或名称在公众心目中的形象的影响逐步削弱或降低。商标越是显著或独特,给公众的印象越深。防止该商标与其特定商品之间的联系被削弱或消失的需要就越强烈。”作者在文中尽管未提到“淡化”一词,但提出了从防止非竞争关系中避免商标本身的声誉功能价值受损而提供法律救济的理念,这是对传统商标保护理论的一个重大突破。按照斯科特的理论,商标权人不仅应当禁止他人将商标使用于相互竞争的商品或服务上,而且应当禁止使用于非竞争的商品或服务上。商标淡化的原因正是非权利人借助商标在公众心目中的良好形象,从而利用该商标的身价或声誉。
斯科特的淡化理论为商标的保护提出了两个重要问题,一是非竞争关系中是否应该提供商标保护;一是商标本身是否应该享有受保护的独立价值。在通常情况下,在不同商品或服务上使用相同或近似商标并不会导致市场混淆,从而既不构成商标侵权行为,也不构成不正当竞争行为,这是源于商标的传统识别功能的商标法上的专属原则。这一原则肯定了商标权人的利益,不过商标权人的利益是建立在保护消费者免受欺骗的价值取向上,而不是重在保护商标权人对商标的价值。淡化理论所要解决的正是传统商标法以及反不正当竞争法难以覆盖的两大难题。
斯科特的淡化理论得到了学者们的支持,用他们的话说,就是:“保护商标就是法律对符号的心理作用的承认……商标是诱使购买者选择其所需的东西或者其所信任的东西的捷径。标识所有人通过运用适宜的符号的表述力量,不遗余力地滋润市场空气,从而利用人类的偏好。不管所运用的手段如何,目标是一致的,即通过标识在潜在的客户的意识中传达其所标识的商品的喜好。一旦达到这种目的,商标所有人就享有某种价值。”①1947年美国马萨诸塞州首先将斯科特的理论变为实际,通过了第一部州反淡化法,之后其他州也陆续通过了自己的反淡化法,基本模式都是参照美国商标协会的《州商标示范法》第12条制定的该条规定:“对可能造成商业损害或者对于一个注册商标、或者依照普通法而有效的标记、商号的显著性造成的淡化行为,无论当事人之间是否存在竟争关系,商品来源是否存在混淆的可能均有权提出禁令救济。”