我国新《商标法实施条例》第49条可被用来解释合理使用的标准,但过于原则,不够具体,因此许多学者对合理使用的判断标准进行了探索。
(一)以是否加注了其他说明性文字为判断标准
为了说明本商品的型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,商家可能不得不使用他人的商标,但如果商家在此商标前加注“主要成分”、“功能”、“使用方法”等说明性词语就可以将混淆的可能性大大减小。比如一个为诺基亚(NOKIA)手机生产配套手机电池的厂家在电池的显著位置标注FOR NOKIA”的字符,由于字符“FOR”存在,加大了区分度,应该不会造成对该电池来源的混淆,属于合理使用。
(二)以是否作为区别商品来源作为判断标准
如果使用人并无使用该文字和图形作为商标的主观意图,而且在客观上不足以标识商品的来源,就未超出合理使用的范畴。例如百事可乐曾经在其广告及其送货车上以显著方式使用NO.1”的字样,而“NO.1”是另一同类知名饮料的商标,百事可乐因此被起诉。但是法院审理时依据上述标准认为百事可乐的各个广告使用该字样,主要目的是为了表明百事可乐的饮料品质第一(NO.1)。而百事可乐本身是知名品牌,这种品质第一的说明不足以引起消费者对商品的来源发生混淆,应当属于合理使用的范围内,不构成对“NO.1”商标权的侵犯。
(三)以是否刻意强调说明性显著位置作为判断标准
使用该说明性文字的方式是推测使用人主观意图的重要标准。如果使用人突出使用该说明性文字,而将其他的说明性词语和自己的注册商标置于不明显之处,那么很容易推断使用人有“搭便车”的主观意图,并在客观上很容易造成消费者混淆商品的来源,应当不属于合理使用的范畴。比如前面提到的为诺基亚手机生产配套手机电池的厂家如果在电池的显著位置标注“FORNOKIA”的字符,刻意突出“ NOKIA”的字符,而将自己的商标置于不显眼处,并将字符“FOR”尽可能地缩小甚至不予标注,那么我们可以看出该使用人有搭便车的故意,而且客观上容易造成误认,这种使用显然不是合理使用。
(四)以是否同时标有自己的商标作为判断标准
如果使用人在使用与他人注册商标相同或近似的文字、图形作为自己商品的说明的同时也标有自己的商标,那么可以推断使用人更多的是将其作为商品说明来使用,缺乏或者没有不正当竞争或搭便车的企图,而且一般这种使用不会导致对商品来源的误认,应属合理作用。
(五)以商业惯例和行业协会的意见作为判断标准
如果使用者所使用的名称是自己的姓名、商号或者商品的名称、形状、产地等,相对比较简单,容易识别。但对于商品的品质、功用等等的说明性文字,范围比较广泛,进行区分有一定的难度,这时了解商业惯例就显得很重要。比如在很多磁带、CD上,往往将其主题或主打歌置于正面显著位置,而将制作、引进、发行公司及商标置于背面或侧面,且以较小的字体标示。这似乎与合理使用的意旨相违背,但实际上这是唱片业界的商业习惯,它们的这种使用方式与该行业商业上的惯用方法相一致,因而应当是合理使用。
(六)以使用的客观后果为判断标准
客观后果也是商标合理使用的重要标准。如果商标权利人在其商标被使用后,名誉受损,经营业绩明显下降,只要可确切证明这种后果与使用人的使用之间有直接联系,那么可以断定,是其使用侵害了权利人的商标权,进而破坏了该权利人的正常商业活动,应属不正当竞争行为,而被排出在商标的合理使用范围之外。
商标合理使用制度的建立有利于防止滥用商标权,防止权利人限制他人正当使用的不正当竞争行为;有利于解决权利冲突,即通过划定适宜的界限使权利人采取更适当的方式保护自己的商标权,使用者自觉将自己的使用限制在合理的范围内,进而减少纠纷,避免讼累。
近年来,许多国家都在修订商标法的过程中将商标的合理使用规定纳入其中,可以说这已经成为一个潮流。同时在实践中相关的问题也日渐增多,我国各级司法、行政部门在处理这类问题时积累了一些经验,为进一步完善这项制度奠定了基础。