联想的前提必须是商标具有较强的显著性和知名度,普通商标或弱商标不存在联想的问题。与普通商标相比,著名商标应当拥有更强的显著性和知名度。针对著名商标或者强商标是否被联想受到损害,一般釆取三步分析法:首先,商标必须在被告产品市场具有较高的知名度;其次,商标必须相同或非常近似;最后,购买被告产品的多数消费者必须将被告商标主要与原告的商标联想到一起。
(一)商标的显著性
商标的显著性无疑是构成联想的因素之一,但仅仅具有注册商标所需的相对显著性并不足以产生联想。由于联想主要针对未经许可使用著名商标、强商标或者驰名商标,从而使消费者心目中代表唯一、独特的商标形象降低,如果不存在这种唯一、独特的商标形象或者说绝对显著性,则不可能出现联想。因此在认定个商标是否知名或著名时列举的主要因素之一就是商标的显著性。当然,这里所说的显著性显然应该指绝对显著性。
(二)没有正当理由
驰名商标保护的一个十分重要的原则是,判定驰名商标注册人权益是否受到损害时,应当考虑该商标的独创性和驰名程度因此,被告对一个标记的使用是否正当在很大程度上取决于原告商标的独创程度。原告商标独创性越强,被告使用的理由就越不能成立。原告商标的独创性和被告的使用没有正当理由实际是个问题的两个方面。1999年出台的美国《制止网上占地消费者保护法》中,为了保护真正的域名所有人,打击的对象也只是那些没有任何正常理由的域名抢注人。
(三)非竞争关系
传统的商标保护都是建立在竞争关系上的,但联想的发生其实与商品是否存在竞争关系无关。所谓无关,是指无论商品或服务是否存在竞争关系,都有可能产生联想。认为只有存在竞争关系的商标才可以发生侵权,这无疑是受传统混淆理论的局限而认为只要存在竞争关系就不会联想,则又走入另一误区。
正如我们在联想的定义中得知,联想可以从商标和商品或服务两个方面展开。其中,在不同的商品或服务上产生联想显然就不存在竞争关系,如 KODAK胶卷和自行车。而不同商标之间产生的联想,则完全可能来自同一竞争的商品或服务,例如“西来顺东来顺”同样经营涮羊肉。所以,商品或服务是否具有竞争关系并不重要。
WIPO在《反不正当竞争保护示范法及其注释》中认为,该规定不仅适用于利害关系人之间存在直接竞争的情形,同样也适用于利害关系人之间不存在直接竞争的情形。因为行为人的行为尽管不是直接指向其竞争对手,但仍然可能通过提高该行为人针对其他竞争对手的竞争力影响市场竞争。例如,某人在完全不同的商品上使用不属于自己的商标,通常不会同商标所有人发生竞争,但仍然同竞争有关,因为商标使用人相对于没有使用该商标的竞争对手而言,就有一种不正当的利益,从而会促进使用人商品的销售。
事实上,商品或服务之间竞争与否与联想是否会发生并没有必然的关系,商品或服务之间有竞争关系的商标可能不够近似但并不妨碍产生联想,而商标在相同或十分接近的情况下即使使用在非竞争的商品上仍然可能产生联想。