为防止平行进口商滥用权利,《一号指令》第7条第2款专门规定了商标权利用尽的例外。如果商标所有人有正当理由,尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时,可以阻止平行进口。根据判例反映出来的问题,主要是指以下四种情况:
(一)重新包装问题。
重新包装的问题主要出现在药品的平行进口上,欧洲共同体各成员国在药品价格管理体制上的差异使药品价格相差很大,药品的平行进口问题十分突出;同时,药品语言标识、处方配药及手段方面差异较大,从甲国进口到乙国的药品常常需要重新包装。
重新包装是否被允许的重要条件是:平行进口商是否使用了可能会造成人为分割市场的手段。因此,如何判定人为分割市场立即成为问题的焦点所在。这一问题在欧共体法院1996年的Bristol诉 Paranoia案的判决中作出了解释:(1)不论人为分割市场到底是商标权人主观故意制造的还是客观上存在的,平行进口商如果必须进行重新包装才能打入进口国就无可非议。这事实上几乎承认所有平行进口进行重新包装的合理性。(2)在通过附加新标识或说明书就可以达到销售目的的情况下,商标权人可以反对重新包装。(3)包装时不得直接或间接地影响商品的原始状况,不能漏掉重要信息或显示错误信息,即包装必须明确声明商品的包装人和原产厂名称;进口商包装前应通知商标权人,如商标权人要求还应提供重新包装后的样品,重新包装不得损害商标或其他所有人的声誉,即不能采用不洁或有瑕疵的包装。
(二)重贴标识问题
这个问题是19年在 Loendersloc诉 Ballentine Others案中被提出来。欧共体法院认为,如果不能证明商标权被实际用来掩盖商标权人人为分割市场的企图或后果,或者重贴标识损害了商品的原始状况,或者没有通知商标权人,或者重贴标识损害了商标或其所有人的声誉,商标权人就仍然可以依靠商标权阻止平行进口商进行重贴标识。
(三)广告方式问题
1995年Dor诉Eoa案中,欧共体法院认为,保护商标所有人的声誉原则上构成《一号指令》第7条第2款中所指的正当理由。但平行进口商依照当地行业惯例进行广告宣传的权益也不能不考虑。因此除非在个别特殊情况下,这种使用严重损害了商标的声誉和形象,商标所有人不得阻止平行进口商在广告中使用其商标。
(四)改换商标问题
欧共体法院1999年10月12日裁定的 Pharmacia v. Paran案提出了一个更为特别的情况。原告 Pharmacia公司由于历史原因同另一家公司达成协议,在欧共体的不同成员国中就同一药品使用不同的商标。被告从法国和希腊购买了原告标有 DALACINE和 DALACIN C商标的药品,然后自行更换为 DALACIN商标后在荷兰出售并被原告提起侵权诉讼。
为了回答该案中被告是否有权更换商标的问题,原告认为应以当初它何以在不同成员国使用不同商标的历史为参照系,而被告则认为既然商品并无本质不同,更换商标只是为了适应药品进口国的管理需要。欧共体法院认为改变商标从本质上与重新包装贴附原商标并无不同,因而应当适用同一规则,即只要存在改变商标的客观理由且平行进口商不是故意获取商业利益,则原则上原告不能加以反对。
欧共体法院一再坚持从商标的来源功能分析此案,因为商标形式上的差异并不能改变商品实质上的一致。原告在出口国使用的商标虽然被改变为它在进口国使用的商标,但商标指示真实来源的作用并未受到损害,因此不能以此为由阻碍商品在共同体内的自由流通。