在我们的1994年4月的报告中，我们讨论了美国第八巡回法院和第九巡回上诉法院最近的裁决（以及另外两个较早的案件），涉及仅作为商标的色彩的保护性和可注册性。其中的一个情况下，Qualitex一公司诉雅各布森制品有限公司，公司，29 USPQ2d 1277（第九巡回1994年），是目前的请愿书的主题调卷令美国最高法院。预计将在十月决定法院是否将审理此案。
混合结果
在1994年9月14日发布的裁决中，美国联邦巡回上诉法院确认了商标审判和上诉委员会（“ TTAB”）的一项裁决，该裁决反对注册船用舷外机黑色。不伦瑞克公司（Brunswick Corp.）诉不列颠海鸥有限公司（British Seagull Ltd.），第94-1049，-1050号，1994年，美国专利。LEXIS 25150（联邦巡回法院，1994年9月14日）。TTAB遭到了竞争对手的反对，并基于两个基本理由拒绝了注册。首先，董事会认为黑色是可行的用于舷外发动机。其次，委员会发现，申请人的声称商标没有特殊性，因为它没有被证明具有作为源指示的次要含义（尽管申请人提交了调查证据），而且，申请人在舷外发动机上使用黑色的行为也不是唯一的。独家。
上诉推理
在上诉中，联邦巡回法院表示，没有必要解决独特性问题，因为它支持基于声称商标功能的驳回注册。法院进一步指出，功能性是事实问题，因此应根据“明确错误”标准进行审查。
反对者提供的证据使TTAB确信，黑色可用于舷外发动机，原因有二。首先，对于潜在的购买者而言，这是更理想的选择，因为它可以与各种船用颜色兼容。其次，黑色物体往往看起来比浅色物体要小，这被认为是船用发动机的理想品质，与使用它们的船的尺寸相比，这被认为较小。
联邦巡回法院认为这些事实调查结果得到了证据的支持，因此并非“明显错误”。法院接着说，这些事实表明，发动机制造商在船用电动机上使用黑色是一种竞争需求。法院强调，“竞争性需求”分析是确定法律功能的关键，并指出该标准已由TTAB适当采用。
法院接着解释说，其判决完全符合1985年In Owens-Corning Fiberglas Corp.案（美国法规227 USPQ 417）中的裁决和准则，该裁决允许注册玻璃纤维用粉红色绝缘。法院解释说，这并没有恢复美学功能的学说，因为“在这种情况下，颜色兼容性和减小美学马达尺寸的能力并非仅仅是美学特征。”1994美国应用LEXIS 25150，位于17-18。但是，鉴于TTAB和联邦巡回法院都注意到的黑色的明显美感优势，但对我们来说，这种分析似乎有些牵强，但它们被认为是“功能性”优势。
同样，法院采用了一些循环逻辑，试图解释TTAB在其关于“色彩枯竭理论”的裁决中所引用的内容，以支持其拒绝注册所建议商标的行为。该理论认为，不允许使用颜色作为商标，因为这样会耗尽竞争对手可使用的调色板中有限数量的颜色，但其他法院已使用该理论否认对颜色商标的保护。但是联邦巡回法院声称，TTAB仅提及“色耗”以支持其立场，即黑色在这种情况下是有功能的，因此具有反竞争性，而不是提出仅色差理论应支持色差的概念。本身拒绝颜色注册。法院说，如此有限地提及“颜色枯竭”是不恰当的。同样，TTAB决定的通俗易懂的语言似乎是联邦巡回法院的解释。
结论
尽管法院认为该案并未从欧文斯·康宁（Owens-Corning）撤回，但此案意义重大。实际上，联邦巡回法院为可能使用美学功能理论和颜色耗竭理论开了大门，这是拒绝注册颜色商标的依据，并且是在涉嫌侵犯此类商标的情况下的辩护。由于第九巡回法院援引了这两种理论以支持其在Qualitex案中取消颜色注册的顺序，因此，希望最高法院确实在这种情况下给予证明，如果有的话，这些理论将被澄清。