最近的判决表明，商标法在应用程序世界中得到了应用。发现Photobox的应用程序图标侵犯了PlanetArt在英国的注册商标，从而保护了它的“ FREEPRINT”应用程序图标：Photobox的品牌过于紧密，被认定侵权。

Photobox品牌推广的其他方面并不构成商标侵权或冒充。但是，在确认不存在针对竞争对手业务（并试图利用其主要特征）的侵权行为时，法官明确表示，Photobox的其他一些用途委婉地说是“反社会不疏远”，并建议最终费用裁决将反映出这一点。

在丹尼尔·亚历山大QC（坐作为暂委法官）在审判PlanetArt LLC和ANR v Photobox有限公司及ANR[2020] EWHC 713（CH）提供了一个非常现代化的背景下商标法律进行全面审查。

商标侵权和假冒法-简要更新和新变化

首先，法官根据《 1994年商标法》（TMA）第10条第2款考虑了侵权行为，其中：被投诉的标志与注册商标相同或相似；有关商品和服务的投诉使用与该商标注册的商品相同或相似；并且在贸易过程中，未经业主同意，投诉的用途是基于英国的，这可能会使普通消费者感到困惑（Comic Enterprises v Fox[1]）。

普通消费者被认为是相当了解情况的，但很少能够直接进行比较；依靠内存中不完美的图片。普通消费者会整体上感觉一个商标（或具有“全球赞赏”），并着眼于独特或主要成分来评估整体印象（Specsavers诉Asda[2]）。

对于这些公认的原则，法官补充说，抱怨的标志必须在实际使用的背景下进行评估。

其次，法官根据《商标法》第10条第3款审议了侵权行为，在该法律中：被投诉的标志与注册商标相同或相似；该注册商标在英国享有声誉；在商品或服务贸易过程中投诉使用的用途；使用使违法标志与注册商标之间的联系与普通消费者有关；且使用至少引起以下一种：（a）损害商标的独特性，（b）损害商标的声誉，或（c）不正当利用商标的独特性或声誉；并且是“没有正当理由的”（Interflora v Marks and Spencer[3]）。

法官说：

在评估“损害”时，注册商标的描述性是关键。如果贸易商“选择的商标首先具有有限的独特性”，则贸易商对其商标的稀释权“无权抱怨”。

如果索赔人感到“为了保持相同的承认水平而不得不使其商标与新来者的商标更加不同”，可能会损害独特性。它也可以采取降低普通消费者挑选索赔人商品和服务的能力的形式。

要建立“不正当利益”（也称为“搭便车”），不需要意图，但是法院应注意，危险地生活是一回事，而意图欺骗是另一回事。

在评估使用是否为“无正当理由”时，法官重申需要权衡商标所有人保护商标“基本功能”的需要与其他经济经营者表示其产品和服务的需要。他详细说明：

其他经济经营者是否有正当理由使用该标志表示其产品和服务，应整体上参照该标志进行评估。如果标记是元素的组合，则应考虑是否合理使用元素的组合（不仅仅是某些元素）；

被告只需确定被发现存在不公平利益或损害商标的正当理由；

商标的描述性越强，或在要素中不太可能具有商标意义（例如颜色，外观设计），就越容易确定正当理由；和

需要确定“正当理由”的程度是相称的。侵犯商标所有人的合法权益越大，被告的辩护就必须越“强大”。

第三，法官考虑了假冒侵权行为。

为了成功进行假冒的索赔，索赔人必须建立：（a）通过与识别出的“获取物”相关联而在商品或服务上附加的商誉或声誉，（b）被告对公众的虚假陈述（有意或其他方式）提供的商品或服务是原告的商品或服务;（c）虚假陈述造成的损害。

在对具有共同描述性元素的商标的虚假陈述进行评估时，法官说，如果被告人在表面上具有描述性的用语变得与请求人不同的情况下省略了使用自己的品牌，则消费者将认为该词是一个品牌。突出显示自己的品牌，“形容”一个术语。作为一项法律政策，可以容忍的欺骗程度是合理的，以避免品牌所有者垄断描述性用语，从而增加了将混淆转化为可操作的虚假陈述的门槛。

争议的事实

PlanetArt（索赔人）在其应用程序图标上有一个注册的英国商标，包括下面显示的（复合）文字“ FreePrints”，左图（“ App Icon”），用于商品和服务，包括可下载的和移动应用程序软件商品（类9）和照相打印服务（第40类）。Photobox（被告）在自己的应用中使用了下面显示的图标（右图），该图标在图像下方包含（非复合的）措辞“免费打印”：

除了Photobox的应用程序图标外，PlanetArt还抱怨说Photobox在Apple App Store页面上展示了其应用程序。法官对当事双方各自的陈述作了以下比较：

高等法院的结果

PlanetArt声称Photobox的目标是直接与PlanetArt的业务竞争，通过混淆品牌的方式将PlanetArt的演示内容复制给公众，以权衡PlanetArt的声誉并淡化PlanetArt的品牌。

法官认为Photobox提供的商品和服务（基于电话的照片服务打印）与PlanetArt的注册商品和服务相同。

首先，考虑Photobox的应用图标是否侵犯了PlanetArt的商标：

法官根据《商标法》第10（2）条适用了侵权标准，因此法官意识到背景的重要性。“ FreePrints”和“ Free Prints”非常相似，但是他质疑这对于在通过单击鼠标下载并调用的应用程序中是否特别重要。在视觉上，标记没有显着差异。这些商标确实没有“概念”内容。在这种情况下，重要的是比较各个标记的整体，而不是抓住各个特征的相似性和差异。

作为全球评估的一部分，法官指出了App Store中照片打印应用程序的关键上下文：

如果应用程序使用带有描述性词语的术语（在组合应用程序名称的图标或第一部分中），则主要词语更有可能表示品牌，其后的描述性词语仅被视为描述；

应用图标下方出现的字词更有可能表示品牌；和

有多种形状和样式的应用程序图标可供选择，可以合理地期望应用程序提供商采取合理的步骤来确保其图标设计与直接竞争对手完全不同。

最终，法官裁定Photobox的应用图标侵权，其推理包括：

徽标下方的文字始终是品牌，而不是描述所涉及服务的情况，因此具有“商标意义”；Apple App Store的指南进一步强调了这一点，即应用名称应显示在应用下方；和

尽管可以“仔细检查后辨别出Photobox应用程序图标”，但没有其他照片打印服务应用程序更相似，它具有“双色绿松石和白色设计，其中绿松石是背景色，基本上是一个均匀的色域[…]，并且该设计显示为有点“细腻”的几乎是线条的图形，如“图片”。

法官根据第10条第（3）款进行了侵权测试，法官认为，在数百万部手机的屏幕上广泛使用Photobox的图标，可能会削弱PlanetArt的注册商标作为PlanetArt可靠的“面孔”的能力。这相当于对PlanetArt独特性的实质损害，足以保证司法干预。此外，Photobox的图标得益于PlanetArt的注册商标的声誉和信誉，尽管这并不是故意的。

这些后果也是“没有正当理由”。特别是，Photobox像在PlanetArt的“应用程序图标”中那样使用通常会出现商标名称的位置，以及与其他不必要的选择和未使用Photobox商标的元素组合使用的词语是不合理的完全没有

然后，法官考虑了Photobox品牌推广的其他方面是否侵犯了商标-即，其应用程序在Apple App Store中的展示，其应用程序的名称，品牌和“免费印刷品”。

法官指出，与其他应用程序图标不同的是，Photobox的名称在其他情况下醒目显示，并且通常以消费者希望找到品牌的位置和方式显示，因此“ Free Prints”一词显然用于描述性内容方式。考虑到应用程序的“媒体聊天”，也有足够的机会引发混乱事件（但缺乏实际混乱的情况）。在这种情况下，没有发现混淆的可能性，因此，Photobox品牌宣传的这些方面没有违反第10（2）条的规定。

同样对于10（3），Photobox名称的突出之处意味着“免费打印”一词的使用将具有描述性。这意味着既没有满足测试的有害组件，也没有没有正当理由的使用。因此，根据第10条第（3）款，Photobox在苹果App Store中的应用介绍，其应用名称，品牌和“免费打印品”也没有受到侵犯。从总体上看，这种使用是合理的。

转向假冒，法官得出结论，侵权行为尚未确定用于Photobox的任何用途。

法官对PlanetArt在整个App图标中具有良好的信誉以及在复合的“ FreePrints”术语和图标的视觉方面都具有良好的信誉感到满意。但是，根据证据，投诉的用途并不构成虚假陈述。法官的推理包括：Photobox的非复合术语“免费打印”并没有单独使用，Photobox的应用程序图标仅在用户遇到Photobox品牌后才出现。总而言之，为了假冒，Photobox足以将他们的业务与PlanetArt区别开来。

PlanetArt v Photobox保护套的下一步是什么？

法官下令为期28天，可以暂停诉讼和调解，以使当事方能够提出建设性的建议以使该裁决生效。他鼓励被告“反省”并考虑采取“更加尊重的态度”以更好地与竞争对手区分开来，他表示，尽管Photobox成功地捍卫了PlanetArt的主张，但Photobox应将相当一部分合理的标准费用支付给PlanetArt。尊重其更广泛的品牌。

PlanetArt v Photobox中的判决代表了对商标法的彻底审查和应用，并且（独立地）在应用程序和可下载软件的上下文中passing传。法官借此机会对严厉的做法发出警告，指出各方有必要与竞争对手的品牌保持距离。

判决也说明了注册商标法与假冒商标之间的主要区别。前者的目的之一是在注册商标的使用中提供独占性，而不论其使用的较广泛的上下文，只要满足保护条件即可；但这不是后者的目的。

这种差异加剧了PlanetArt的（成功的）商标侵权索赔与（不成功的）关于Photobox图标的假冒索赔之间的结果差异。但是，在不同的情况下，基于不同的事实，假冒侵权行为的不同组成部分可能会以商标法未达到的方式为品牌所有者提供帮助。