“芒果”案的苦涩与甜蜜：

OEM对商标的使用和不使用的取消

许多外国公司在中国都有注册商标，但实际上并未在中国销售带有商标的产品。通常，这些公司使用原始设备制造商（OEM）生产所需的产品并在其上粘贴自己的商标。在中国的信念是，在OEM中使用商标可以保护该商标免遭未使用的取消。

但是，最近北京高等法院的Sonneti案否定了这一信念，因为它裁定在商品全部出口到另一个国家的情况下，OEM商标的使用不能在中国防止未使用的取消。

在这种情况下发生了什么？

在Sonneti案中，“ MANGO”（注册号634764）商标自1992年以来由大亚国际有限公司（大亚）在中国拥有，属于第25类（服装），并在2010年转让给Sonneti International SA（Sonnetti）。 2004年。在转让之前，Sonneti是Daya的商标被许可人。联合艺术家BV（服装公司Mango的所有者）于2003年向中国商标局（CTMO）申请取消不使用的取消，因为Daya和Sonneti仅将OEM商标用于所有商品出口到巴拿马的OEM。联合艺术家BV没有在中国注册的Mango商标，但使用了该商标自1984年以来在其他国家/地区的服装产品上注册商标，因此有意使商标无效并为其在中国的商业目的注册商标。

Sonetti认为，使用产品上带有商标的OEM出口到巴拿马时，将构成在中国的商标使用。在取消程序和审判期间，Sonetti提交了证据证明其或其被许可方已授权其他方生产“ MANGO”品牌的服装，并且所有这些商品已在规定的时间内出口到巴拿马。

经过两轮审判和总共七个不同的程序（CTMO，TRAB，北京中级人民法院和北京高等法院），Mango商标因不使用而被撤销。痛苦的是，OEM使用不符合维护商标有效性的资格。令人高兴的是，通过这一决定，擅自占地者被击败，MANGO商标的新所有者可以在中国开展业务。

北京高等法院的推理

北京高院认为，根据中国商标法规定，使用的商标必须是区别商品或服务来源的商业流通领域。这是因为提交的证据可以证明存在委托加工行为。但是，这导致商标许可人与被许可人之间的商品交易行为或委托方与受托方之间生产带有许可商标的商品的商品交易行为不符合该商标下的使用条件。这些行为的法律发生在将所有商品出口到外国的特定市场参与者之间，而不是基于对中国大陆商标来源的识别而发生的。

中国OEM商标使用的法律状况

中国OEM出现的两个最大问题是：

1.没有中国商标但有另一个国家商标的公司是否可以在中国产品上贴上带有商标的OEM以便出口到该外国？

2.拥有中国商标但仅在具有贴牌商标的中国OEM的意义上使用该商标并出口到国外的公司是否可以主张在中国使用商标以防止不使用而被取消？

中国最高人民法院最近在东风裁定（2018年）中处理了第一个问题。最高人民法院在该决定中指出，如果公司向拥有该合法商标的国家/地区出口带有加盖商标的OEM产品，并且OEM已完成了最低限度的合理性规定，则不得使用商标，也不得侵权。审查贴在OEM产品上的商标状态时应谨慎行事。

第二个问题由Sonneti案处理，北京高等法院指出，在商品全部出口到另一个国家的情况下，OEM商标的使用并不能为中国的非使用取消提供保护。

必须意识到，该判决不是由最高人民法院作出的，而是由地方法院作出的。因此，其他法院对于OEM使用的非使用取消可能会有不同的解释。然而，走在大局观，随着近期SPC判断结合起来，看来，如果一家公司使用OEM产品贴有商标完全用于出口到了国外，这并不构成使用的商标符合商标法法在中国大陆。

公司应如何修改其战略？

公司警告在中国从事贴有OEM商标的OEM产品的公司。仅使用贴有商标的OEM产品进行出口，就无法证明在中国的商标使用。由于这将为其他公司提起不使用该商标的取消服务打开大门，因此，建议公司在中国市场上销售和销售一些带有附加商标的OEM产品。或者，公司可以拥有备用商标准备注册，以防公司希望竞争对手可以提出不使用的取消申请。再说一次，北京高等法院的判决可能没有指导意义，但最好是现在改变您公司的策略，然后对不起并在中国失去您的商标。