主要知识点：

1.商标是否驰名属于事实问题，应作为案件事实加以认定；

2.认定驰名商标时应先确定是否有必要认定驰名商标。

【案例】北京国美电器公司诉涂某商标侵权纠纷案

（一）案情简介

本案原告北京国美电器有限公司（以下简称国美公司）成立于1998年4月6日。1997年，北京市国美电器总公司向国家工商行政管理局商标局申请注册了“国美电器”商标（其中“电器”放弃专用权，下同），商标注册证号为第1097722号，注册有效期限自1997年9月7日至2007年9月6日止，核定服务项目为第35类，包括广告、室外广告、样品散发、张贴广告、商品展示、商店橱窗布置、商业信息、贸易业务的专业咨询、推销（替他人）和公共关系。2000年1月28日，经国家工商行政管理局商标局核准第1097722号商标转让注册，受让人名义为北京国美电器有限公司即本案原告。

2003年12月17日，被告涂某注册成立了武汉市江汉区国之美百货店，组成形式为个人经营。2003年12月30日，被告涂某在《武汉晚报》A23版上以江汉区国美百货的名义刊登招聘启事，并在其经营场所悬挂“国de美百货”的标识，被原告国美公司发现，遂诉至武汉市中级人民法院。

（二）本案涉及的知识点

认定驰名商标的方法及程序。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第13条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

（四）当事人的意见及其理由

原告诉称，原告是一家从事家电零售连锁经营的全国知名企业。自1987年成立以来，已经发展成为全国最大的家电零售连锁企业之一，在全国十多个省、自治区、直辖市拥有10。余家大型连锁商城，“国美电器”更是成为中国广大消费者家喻户晓的一个驰名品牌。

为保护“国美电器”商标不受侵犯，1997年9月7日，北京市国美电器总公司向国家工商行政管理局商标局申请注册了“国美电器”商标，注册证号为第1097722号。2000年1月28日，经国家工商行政管理局商标局核准，北京市国美电器总公司依法将第1097722号商标转让给原告。

2003年12月，原告北京市国美电器有限公司在武汉市发现有一家自称为“江汉区国美百货”的商店在《武汉晚报》上刊登招聘广告，并使用“国de美”字号和标识进行经营。被告涂某未经原告北京国美电器有限公司的许可，擅自使用“国de美”字号和服务标识进行经营，并特意淡化de字，造成相关公众将“国de美”误认为国美，误导公众。请求法院判决认定“国美电器”商标（第1097722号）为中国驰名商标；判令被告涂某停止使用“国de美”字号和标识进行经营并承担本案的全部诉讼费用。

被告涂某在庭前证据交换和庭审中口头辩称，使用“江汉区国美百货”对外进行招聘是事实，在经营场所使用“国de美百货”也是事实，但武汉市江汉区国之美百货店是经武汉市工商行政管理局江汉分局核准登记的，不存在侵犯原告的注册商标使用权的问题。

（五）法院的判决结果及其理由

法院经审理认为，本案是一宗商标侵权纠纷。原告北京国美电器有限公司所拥有的第1097722号“国美电器”商标为服务商标，核定服务项目为第35类，即“广告、室外广告、样品散发、张贴广告、商品展示、商店橱窗布置、商业信息、贸易业务的专业咨询、推销（替他人）、公共关系”。根据《中华人民共和国商标法》第51条“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”的规定，要解决本案被告涂某的行为是否构成侵权的问题，就需要对“国美电器”商标实行跨类保护，这取决于“国美电器”商标是否为驰名商标和涂某使用“武汉市江汉区国之美百货店”的行为、以“国美百货”的名义进行招聘的行为、以“国de美百货”作为经营标识的行为是否属于第35类服务。

根据《中华人民共和国商标法》第14条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：一是相关公众对该商标的知晓程度；二是该商标使用的持续时间；三是该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和范围；四是该商标作为驰名商标受保护的记录；五是该商标驰名的其他因素。“国美电器”商标自1997年注册以来，原权利人北京市国美电器总公司和原告北京国美电器有限公司及其分布在全国的120家分部作为服务商标使用达6年，在相关公众中有较高的知名度；原告北京国美电器有限公司及其分布在全国的120家分部投入巨额广告费用，在电视、电台、报纸等广告媒体上作了持续的、范围涵盖全国的宣传工作，销售额不断上升，始终位于同行业前列，并有评定为著名商标的记录。因此，“国美电器”商标应当认定为驰名商标，可以对其实施跨类保护。

法院认为，判断被告涂某注册使用“武汉市江汉区国之美百货店”的行为、以“国美百货”名义进行招聘的行为和在其经营场所使用“国de美百货”的行为是否构成侵权，关键是要看上述使用方式与“国美电器”这一服务商标在使用中是否误导公众，引起混淆或者误认。判定的原则是以相关公众的一般注意力为标准，以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。商标法所称的相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。所谓类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。参考《类似商品和服务区分表》，涂某使用“武汉市江汉区国之美百货店”的行为、以“国美百货”名义进行招聘的行为和以“国de美百货”作为经营标识的行为不属于第35类的服务。按照上述判定标准，涂某使用“武汉市江汉区国之美百货店”的行为、以“国美百货”名义进行招聘的行为和以“国de美百货”作为经营标识的行为，是摹仿原告北京国美电器有限公司注册的驰名商标“国美电器”，在不相类似的服务上使用，误导公众，致使原告北京国美电器有限公司的利益受到损害的行为，应当承担停止侵权的民事责任，原告北京国美电器有限公司的此项诉讼请求应予支持。遂依法判决：L认定原告北京国美电器有限公司所有的、注册证号为第1097722号“国美电器”（“电器”放弃专用权）商标为驰名商标；2.被告涂某在经营活动中不得使用“国美”、“国之美"、“国de美”字样。本案案件受理费500元，由被告涂某负担。原告北京国美电器有限公司预交的受理费本院不另清退，被告涂某应将所负担的受理费迳付原告北京国美电器有限公司。

（六）评述

本案是一系列涉及“国美”驰名商标司法认定案中较早的一个,本案对“国美”驰名商标的事实认定，经常被在后法院在相关案件中直接引用，其确立的驰名商标判定的一系列方法等，影响深远，这也是我们选择本案进行评析的最重要原因，尽管不排斥它本身存有瑕疵。

1.认定驰名商标的逻辑起点

我们在前面的案件中已经分析过，驰名商标认定的前提条件是存在着特别保护的必要性。这首先意味着，如果当事人所寻求的保护不属于特别保护，而是商标法对注册商标或未注册商标的普通保护，就没有必要认定驰名商标。同时，这还意味着，如果不通过特别保护，当事人的诉讼请求将得不到法院的支持。因此，我们认为，在方法论上，应将特别保护的存在作为认定驰名商标的逻辑起点。如前所述,在商标法的框架内，商标法对驰名商标的特别保护集中体现在第13条和第41条第2款之中。为方便起见，我们在这里只讨论商标法第13条第2款有关已经在中国注册的驰名商标的特别保护问题，而将第13条第1款关于未在中国注册的驰名商标的特别保护问题以及商标法第41条第2款的相关问题放在本书的相关章节中加以讨论。

从商标法第13条第2款的表述上，我们可以清楚地看出，该款给予已经在中国注册的驰名商标的保护范围远远超出了注册商标专用权的保护范围，属于特别保护，其特别之处就在于人们常说的“跨类保护”。这意味着，人民法院在决定是否认定驰名商标时,应首先确定当事人所寻求的保护是否属于跨类保护。这就要求，人民法院在处理涉及已经在中国注册的驰名商标的案件时，首先应将要求保护的注册商标与被控侵权的商标或争议商标所注册或使用的商品类别进行比较，并确定是否属于商标法第13条第2款所规定的“不相同或者不相类似商品”。

2.认定驰名商标的两个步骤

在确定了认定驰名商标的逻辑起点之后，驰名商标司法认定的过程就比较明显了，我们归结为两个先后相接的步骤:

第一步是确定涉案商标的商品类别并进行比较。如果属于相同或类似商品，则适用商标法第13条第2款的前提条件不具备，因而不应再就驰名商标问题作出认定。如果属于既不相同也不是类似的商品，则具备适用商标法第13条第2款的条件，应进行驰名商标的认定。

第二步是根据商标法第14条确定的标准就寻求保护的商标是否属于驰名商标进行认定。关于这个问题，法律规定较为清晰，且实践中主要以相关的证据进行具体判断，在此不予展开讨论。

在本案中，审理法院以商标法第51条为依据，认为“要解决本案被告涂某的行为是否构成侵权的问题，就需要对‘国美电器'商标实行跨类保护，这取决于‘国美电器’商标是否为驰名商标和涂某使用'武汉市江汉区国之美百货店'的行为、以‘国美百货’的名义进行招聘的行为、以‘国de美百货，作为经营标识的行为是否属于第35类服务”。我们认为，审理法院在此的表述不够完善。因为法院在尚未对商品类别进行比较和判定的情况下，就首先明确需要实行“跨类保护”，在逻辑上存有缺陷。“跨类保护”的本身就隐含着一个逻辑前提，即请求保护的注册商标核定使用的商品与被控侵权的商品所使用的商品不属于相同或类似商品，因此，在决定实行“跨类保护”之前，首先应当对商品类别进行比较和判定。

在具体认定过程中，审理法院先对“国美电器”商标是否符合商标法第14条规定的驰名商标的条件作出了判断，然后才对商品类别问题作出认定。在决定实行“跨类保护”并认定了“国美电器”为驰名商标之后，我们不妨假设，如果本案是在相同或类似商品或服务上使用“国美”标志，法院认定驰名商标的意义就完全不存在了,无须实行“跨类保护”。

另外，本案中法院在认定“国美电器”为驰名商标时，可能刻意回避了一个争议较大的问题：请求认定为驰名商标的第1097722号“国美电器”是一个服务商标，核定服务项目为第35类，而原告所从事的主要业务则是家用电器销售，不属于第35类服务。根据现有的商品及服务分类，商品销售不属于任何一类服务，销售企业所使用的商标应为商品商标而非服务商标〔1因此，法院得出了“涂某使用'武汉市江汉区国之美百货店'的行为、以‘国美百货’名义进行招聘的行为和以'国de美百货'作为经营标识的行为，是摹仿原告北京国美电器有限公司注册的驰名商标‘国美电器'，在不相类似的服务上使用”的结论，在逻辑上没问题，但与注册商标必须在其注册范围内使用相悖。不应忽视的是，本案被告的上述活动不属于第35类服务，因为，一个商品销售企业在其经营活动中所使用的商标的类别，只能根据其所经销的商品的类别来确定。

3.认定驰名商标的方式

在确定了认定驰名商标的前提以及涉案商标符合商标法第14条规定的条件之后，法院就要得出结论，对驰名商标进行认定。在司法实践中，法院有两种不同的做法：一是将其作为原告的诉讼请求加以支持，二是将其不作为诉讼请求而是作为支持原告相关诉讼请求的事实依据来认定。在本案中，由于在驰名商标司法认定早期，审理法院作为诉讼请求直接写在判决主文中，开创法院认定驰名商标先河，对人民法院司法认定驰名商标影响重大不过，我们今天从探讨角度，有必要对驰名商标是否属于诉讼请求展开讨论。

我们认为，无论是根据商标法的基本原理还是商标法第13条的表述，似乎不应将驰名商标作为一项诉讼请求在判决主文中加以支持，而应作为案件事实来认定，原因主要有两个方面：其一，从驰名商标的本意来看，一个商标驰名与否，主要取决于相关公众对该商标的知晓程度，而这本身在法律上只能是一个事实问题；其二，一个商标驰名与否作为一种法律事实，虽然会对当事人之间的法律关系产生影响，但它本身并不是当事人之间的权利义务关系的内容。因此，我们认为，法院只应将驰名商标作为支持当事人诉讼请求的事实依据，在判决书的事实认定部分进行认定，而不应作为当事人的一项诉讼请求在判决主文中加以支持。当然，如果当事人在诉讼中作为一项诉讼请求提出，我们认为法院应对当事人进行必要的指导，建议其修改相关诉讼请求；如果当事人坚持作为一项诉讼请求提出，人民法院在作为事实进行认定的同时，可以指出驰名商标不能作为一项诉讼请求指出。有些法院在实践中就是这样做的。

（七）对本案的思考

将驰名商标作为一项诉讼请求加以支持，在理论上和实务上有什么不当之处？