1.商标注册制度对未注册商标保护不力
与商标的“使用取得原则”相比,商标注册制度采用的是“注册取得原则”,“谁先申请,谁先获得注册”,按照申请的先后顺序确定谁先获得商标专用权,而使用的先后顺序仅仅在同日申请的特殊情况下才会被考虑。按照上述规定,对于那些先使用该商标但却未及时办理商标注册的使用人来说是十分不利的,因为一旦有人抢先注册了该商标,先使用者将面临两难的选择—要么更换商标,要么接受高昂的许可费,但无论作出哪种选择先使用者都要付出一定的代价,而抢注商标人却坐享其成,对于该种结果,很多人认为商标注册制度是存在缺陷的。在我国《商标法》的第三次修订中,就有学者建议给予未注册商标一定的法律地位,“针对大量的未注册商标使用实践中出现的问题,在商标法中至少作出一些原则性的规定”。还有学者认为,在我国《商标法》的第三次修订中,“不仅要增加对商标先使用权的规定,还必须对保护在先使用的未注册商标的主要情况进行整合,作出全面规定”。有学者基于商誉理论指出,“商标法律制度保护的并不是商标标识本身,而是商标和市场上商品之间的联系,和商品生产者之间的联系”。因而当一个商标经过使用为公众所知晓,并具有一定商誉时,无论是否注册都应当获得保护。
2.先申请先注册的原则使得商标抢注不断发生
2001年修订的《商标法》在第31条的规定,“商标抢注”是指未经先使用者同意,以“不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。但我国《商标法》并没有对什么是“不正当手段”,怎样的商标属于具有“一定影响商标”进行解释,不具有很强的操作性。相比较而言,我国台湾地区的“商标法”在第23条中规定:“相同或近似于他人先使用于同一或类似商品或服务之商标,而申请人因与该他人之间具有契约、地缘、业务往来或其他关系,知悉他人商标存在者。”除非经过先使用者同意,否则不能申请注册商标。该规定对于“商标抢注”的定义较为客观具体,可操作性强。2013年我国对《商标法》进行了修订,从商标法的修订案中可以看出,立法者对于商标在先使用人的利益保护是在区分恶意抢注和善意抢注的基础上加以规定的。首先,对于明知在先使用人使用商标的恶意抢注行为,新《商标法》第15条第2款规定:就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款(商标委托代理)以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。应当说该条文对于遏制恶意商标抢注行为还是十分有效的,能够保护诚实善良的未注册商标在先使用人的利益。其次,对于商标注册人的善意抢注行为,或者先使用人无法证明注册人明知先使用人已经使用该商标的情形,新《商标法》第59条第3款规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当的区别标识。在两种不同的情形中,先使用人承担着不同的举证责任,而恶意抢注人和善意注册人与先使用人之间的权利义务关系也各不相同,新《商标法》很好地平衡了先使用人与商标注册人之间的利益关系。