混淆的发生是否真的会损害在先商标的显著性?在商标侵权案件中,原告商标显著性的强度与判断商标混淆可能性存在着密切的关系。在美国法律研究所编写的《侵权法重述》中,在对判定混淆可能性的要素进行列举时,明确指出:“某一商标的强度或显著性决定着它能否成为一件合法的商标,以及它所受到的保护程度。”但问题是,作为判断混淆发生可能性的原告商标的显著性,与侵权行为是否侵害了原告商标的显著性根本就是两个完全不同的问题。商标侵权行为是被告通过对与原告商标相似标识的使用让消费者产生了一种假象:使用后商标的商品与使用在先商标的商品均来自于同一来源。但该种混淆的产生并不意味着在先商标的显著性减损,在先商标与原商品来源之间的联系并没有被切断—如同A商标假冒B商标,并不意味着B商标不再是B商标了,B商标依然具有标示来源的功能,并没有理由认为B商标的显著性受到减损或退化。正如同“可口可乐”商标的显著性并不会因为你使用了可笑可乐”商标而受到减损一样。但随着对正向混淆与反向混淆的研究,我们发现在不同情况下,混淆行为会对在先商标的显著性造成一定的影响。
通常来说可以按照混淆的发生方向,将混淆分为正向混淆和反向混淆。般情况下,在商标侵权案件中,消费者都会将使用或注册在后的商标误认为使用或注册在先的商标,但在有些情况下,出现了反向混淆,“由于在后商标的存在,消费者误以为在先商标所有人的商品或服务来源于在后使用者或与之相关”。反向混淆的出现,往往与后商标的使用者连续大范围的商标使用有关,而在先商标权人使用商标范围较小、强度较弱,在市场上的影响力较小,或者要么根本就没有使用该商标。发生在美国的“ BIG FOOT”商标案件就属于反向混淆的典型案例。在该案件中,原告BigO与被告 Goodyear公司都生产和销售轮胎,原告1974年2月开始在其轮胎商品上使用 BIG FOOT商标,同年7月被告也开始在相同的商品上使用相同的商标。被告代表曾经与原告商谈过商标转让的问题,但被原告拒绝。尽管如此,被告继续使用“ BIG FOOT”商标,截至1975年8月31日,在大规模的广告宣传中,被告投入了1千万美元。在诉讼中,原告是否有权提起商标侵权之诉成为争论的焦点,因为在相当长的时间里,原告既没有主张也没有证据证明,被告企图利用原告的商誉或者假冒原告的产品。审理该案的美国第十巡回法院法官认为,根据科罗拉多州商标法的规定,可以对反向混淆提起诉讼。于是,美国巡回法院首次承认可以在商标案件中实施反向混淆规则。反向混淆规则的确立,在施行使用取得原则的美国具有重大的意义,放任反向混淆无异于向人们昭示,大公司可以名正言顺地窃取小公司的在先商标,凭借雄厚的经济实力通过进行密集的广告宣传而获取他人的在先商标。
小编认为,当消费者都将后使用者视为某一商标的来源的时候,在先商标的标示来源功能和区别功能被“架空”,商标显著性荡然无存。在采用使用取得原则的美国,商标显著性与商标的使用情况保持着密切的关系,如果没有法院的反向混淆理论的支持,强大的后使用者凭借其经济实力,将对经济弱小的商标先使用人造成重大的利益损害。