要增强对在先使用商标的保护,就必须保障在先使用人基于反不正当竞争法享有的权益。首要问题就是,如果在先商标的使用人依据反不正当竞争法在其商誉所及的范围内对在后的注册商标主张禁止权,商标注册人能否以注册商标合法有效为由作为抗辩?我国法律没有明确规定。有学者认为,“当注册商标专用权与知名商品的特有名称权发生冲突时,应重点保护注册商标专用权”。实务界对该问题有过类似解读。在泸州千年酒业有限公司等与四川江口醇酒业(集团)有限公司侵犯商标权纠纷案中,泸州酒业公司起诉江口醇公司侵害其注册商标“诸葛亮”,江口醇公司反诉泸州酒业公司侵害其知名商品特有名称,一审与二审法院在审理两者权利冲突时认为,注册商标尚在有效期内,泸州酒业依法享有商标专用权商标权人正确、合法地使用注册商标不构成对江口醇公司知名商品特有名称的侵害。由此可见,法院认为注册商标可以是反假冒诉讼的有效抗辩理由。从我国目前对于商标先用权制度的理解来看,也是认为注册商标权的效力优先于在先使用人的权益,这就间接表明商标注册能够作为反假冒诉讼的抗辩理由。
从比较法上的经验来看,欧盟商标制度中对在后注册商标与在先权益之间的冲突也作了相关安排。首先,《欧盟商标条例》第9.2条在规定注册商标权的同时也规定,欧盟注册商标权不能损害他人在先取得的权利,这与《 TRIPS协议》第16.1条的规定一致。旨在协调成员国国内法的《欧盟商标指令》第14.3条也规定如果成员国法律承认在先使用的标志在局部地区的权利,则在后的商标注册人无权禁止该标志在其权利被承认的区域内的继续使用,比如商号权。其次,《欧盟商标指令》在其第ⅪI章(成员国法律的效力)第2节(适用国内法以禁止欧盟商标的使用)中规定,如果成员国法律允许,效力仅及于局部地区的在先权益的所有人可以禁止在后的欧盟注册商标在该地区的使用。这表明,欧盟商标法上对于仅存在于局部地区的在先权益,一方面允许其在在后欧盟商标注册之后仍在原范围内继续使用,另一方面,在先权益人可以根据法律规定禁止在后欧盟商标在其权益所及地域范围内的使用。