日本和我国台湾地区商标法设置了在先使用权制度。《日本商标法》第32条规定,在他人申请注册商标之前,在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标,而且作为区分与自已业务有关的商品或服务的标志至他人提出商标申请注册时已在消费者中驰名的,该商标使用人有权在前述商品或者服务上使用该商标。这就是日本的在先使用权制度。但是,由于该法为在先使用权设定了严格的“驰名”条件,使得该制度基本上失去了实际意义。2我国台湾地区“商标法”第23条第2款规定,在他人申请商标注册前,善意使用相同或者近似之商标图样于同一或类似之商品,不受他人商标专用权所拘束,但以原使用的商品为限,商标专用权人并得要求其附加适当之区别标示。台湾地区的在先使用权制度没有设定“驰名”之类的门槛,在先使用权基于在先使用商标的事实而产生。与日本的相关规定相比较,台湾地区的做法更具现实意义。
笔者认为,为平衡商标注册人和在先使用人之间的利益,以弥补申请在先原则和注册原则各自的不足,应赋予所有善意在先使用的未注册商标继续使用的权利。具体而言,未注册商标的在先使用权是指,在他人冲突商标注册申请日之前已经善意地对其商标进行了使用的,在他人冲突商标注册之后,使用人有权继续在原商品上使用其商标。该权利的实质是使善意在先使用人在被在后注册人提出侵权诉求时可以进行不侵权的抗辩。在先使用权的构成要件如下:(1)在他人注册商标的申请日之前,就巳经存在使用的事实;(2)在先使用应出于善意;(3)在先使用商标与注册商标构成冲突商标。同时,根据我国服务商标在先使用权制度多年来的实践卟及法院对在先知名商品特有名称、包装装演予以保护的司法实践,并结合其他国家或地区的相关经验,在先使用权应受到以下限制:(1)不得扩大使用商品的范围,即在先使用权人只能在他人冲突商标申请之日已经使用的商品上继续使用其商标。(2)不得改变商标图样,但以加大与冲突商标相区别的方式所做的改变除外。同时,“商标注册人有权要求在先使用人在使用其商标时,加上适当的标示以有别于注册商标。如果不能加上适当标示,在先使用人不得继续使用其商标”(3)在先使用权不得转让或许可使用。(4)连续3年停止使用将导致在先使用权丧失。