《商标法》第13条规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”第14条规定:“认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。”
(1)驰名商标的定义
根据国家工商行政管理总局2003年4月17日发布,自2003年6月1日起施行的《驰名商标认定和保护规定》的定义,驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。这主要是从事实状态的角度进行的描述。从法律制度的层次上讲,驰名商标不是指任何特定的商标,而是满足一定条件的商标均可能获得的一种特别保护,是对一般商标保护制度的补充。有学者认为,自《巴黎公约》在其15年的修订本中加入第6条之2,从而正式引入驰名商标保护制度至今,驰名商标其实仅仅是以一种商标保护“方法”而存在于商标制度中的。更为重要的是,这种方法从本质上说并不属于狭义的“商标法”上的保护方法,而是反不正当竞争法中的一项制度。其目的就在于,当商标法规定的保护制度无法合理保护一商标时,运用驰名商标保护方法对其实施保护,以便使商标权人获得超越其依据商标法取得的权利,阻止其他人以商标法允许的方式使用与其商标相同或者相似的商标。
(2)在商标异议程序中对驰名商标保护制度的正确认识
根据修订之后的《商标法》,当事人认为初步审定并公告的商标损害了自己驰名商标权益的,可以向商标局提出异议。我国对驰名商标保护工作的实践经历了一个渐进的过程,其间出现了一些认识上的误区。突出表现在一些企业将“驰名商标”混同于营销意义上的“名优品牌”,将认定驰名商标作为提升企业知名度、商标知名度,从而促销产品的手段来看待。这种错误认识并未因商标法的修订而立即消失,在新《商标法》实施之后,依据驰名商标保护条款提出的商标异议中,相当部分就属于“醉翁之意不在撤销被异议商标,而在乎认定驰名商标”。其实,驰名商标一方面是一种事实状态,另一方面,在传统的商标保护手段无法对损害事实进行救济时,通过认定驰名商标、给予扩大范围的保护来提供救济是驰名商标保护制度的核心。因此,出于追逐商业利润的目的对认定驰名商标趋之若鹜是本末倒置的做法。
为消除上述误区,在异议程序中就应当坚决贯彻两个原则,即个案认定原则和被动保护原则。所谓个案认定原则,是指在具有适当诉求的案件中对驰名商标的认定结果只对本案有效,其认定结果不具有延续性。如果之后又发生相关诉求,前述认定结果也只具有参考价值。所谓被动保护原则,是指商标主管机关或人民法院只能应当事人的请求对相关商标是否驰名进行认定,并提供扩大保护,不主动进行认定工作。
(3)异议程序中对驰名商标的保护
①提出异议及提交证据材料
当事人认为他人经初步审定并公告的商标违反《商标法》第13条规定的,可以依据《商标法》及其《实施条例》的规定向商标局提出异议,并提交证明其商标驰名的有关材料。依据《商标法》第14条及国家工商行政管理总局2003年4月17日发布,并自同年6月1日起施行的《驰名商标认定和保护规定》,以下材料可以作为证明商标驰名的有关材料:
1)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;
2)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;
3)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;
4)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;
5)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近3年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。
②异议理由
根据异议人商标是否在我国获准注册,区分为两种类型:
第一,异议人商标未在我国获准注册的,其异议理由应围绕以下内容
1)异议人商标已经在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉,从而应当享受扩大范围的保护。
2)被异议商标的使用商品与异议人商标赖以驰名的商品相同或类似。商标的知名度是与一定的商品或服务相联系的,例如,“同仁堂”商标的知名度主要涉及药品及医疗服务项目;“海尔”商标在家用电器类商品上享有极高的知名度,等等。如果异议人商标未在我国注册,即使其已经在我国为相关公众广为知晓并享有较高声誉,其受到驰名商标扩大保护的范围也将只限于该商标赖以驰名的商品或服务范围。
3)被异议商标是对异议人商标的复制、摹仿或者翻译。所谓复制,是指原封不动地将异议人商标的图样或者主要部分作为自己的商标申请注册;所谓摹仿,是指使用了异议人商标具有一定独创性的创意,并在表现形式上与异议人商标达到了混淆的程度;所谓翻译,是指被异议商标所含内容是使用另一种语言文字对异议人商标所作的描述,且这种描述方式足以使相关公众将其与异议人商标相联系。
4)被异议商标的注册或使用容易导致混淆。混淆可能体现在两个方面:第一,对商品产源发生的混淆,即容易使消费者将标注被异议商标的商品误认为由异议人生产或提供;第二,在其他方面与生产者的关系发生混淆,例如被异议商标的注册或使用容易使消费者误认为被异议人与异议人之间存在销售代理关系,等等。
第二,异议人商标已在中国获准注册的,其异议理由应围绕以下几点:
1)异议人商标已经在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉,从而应当享受扩大范围的保护。
2)被异议商标是对异议人商标的复制、摹仿或者翻译。
3)被异议商标的使用商品虽然与异议人商标的使用商品不相同或不相类似,但其注册或使用会误导公众。异议理由的阐述除上述的“容易导致混淆”内容之外,还应当结合双方商标使用商品的关联性展开,或者即使使用商品的关联性不强,但由于异议人商标的知名度极高及显著性很强,被异议商标的注册和使用依然会导致消费者对商品产源或者异议双方的关系发生混淆误认。
4)被异议商标的注册或使用会使异议人的利益可能受到损害。一般情况下,被异议商标并未投入实际使用,异议人很难就实际损害进行举证。如果不能提供实际损害的证据,则可通过推理的方式,论述被异议商标如予以注册可能造成的损害。