在中国，本地原始设备制造商（OEM）将为拥有商标使用权的外国商标所有人或实体生产产品，然后出口制成品。
根据外国要求对产品进行加工和标记。所有产品都将交付给外国方或指定的收货人，然后由后者向中国制造商支付加工费。OEM提供出口产品不会进入中国市场。
由于中国OEM业务蓬勃发展，因此出现了商标侵权问题。碰巧在当地和/或其他外国拥有商标权的外国当事人在中国可能没有任何商标权。
中国商标法采用先申请原则。因此，当在中国有注册商标时，所有人可以声称在OEM产品上附加特定商标构成商标侵权。它可能会向中国制造企业提出扣押海关申请，发起行政突击行动和/或民事诉讼，然后寻求外国方的支持。
法律上并未明确规定OEM是否构成商标侵权，并且在司法理论和实践中仍存在争议。2015年底，最高法院在重审一案中下达了裁定，裁定只要相关产品专门用于出口，出口OEM不会侵犯中国商标。
最高法院裁决的主要依据是，在出口的OEM产品上附加商标不会构成商标法中的商标使用。原因是由于这些产品不会出现在中国市场上，因此它们不能使中国消费者感到困惑。最高法院的再审案件源于海关扣押。扣押后，中国的商标注册人发起了民事诉讼，而外国方在OEM产品的目的地国拥有事先注册的商标。
“最高法院在重审案件中裁定其裁决，并说，只要相关产品专门用于出口，用于出口的原始设备制造商不侵犯中国商标。”
观察结果
在处理类似于最高法院案件的诉讼时，我们注意到法院在确定是否构成商标侵权时会考虑以下事实因素。
首先，业务活动是否属于出口OEM类别。在OEM中，外方应提供外观设计和商标，而中方要处理产品并将所有产品退还给外方。
实际上，为了证明商业活动属于出口OEM类别，中国制造商应向法院提交某些证据。其中包括目的地国家/地区的商标注册证书（经过公证，合法化和翻译的副本）；委托合同/授权书（经公证，合法化和翻译）；以及与出口货物目的地和收货人身份有关的信息。如果确定该业务活动属于OEM出口，则意味着该产品不会出现在中国市场。产品附带的商标不会“区分产品的来源”，因此没有“商标的性质”。通过这种方式，
一些法院还将调查另一个事实因素：中方是否履行其合理审查的职责。这项义务要求中方（a）检查该外国方是否拥有涵盖目的地国家OEM产品的有效商标注册；b）检查贴在OEM产品上的商标是否与外国方拥有的注册商标相同或非常相似；c）获得外国当事人签发的授权书。一些法院还要求外国方拥有的商标注册必须在中国商标注册之前进行注册，以进一步证明外国方在目的地国家没有恶意商标注册。
外国人士提示
考虑到上述问题，我们为寻求在中国进行OEM用途的商标使用的外国方提出以下建议：
及时提交商标申请。尽管最近中国法院倾向于确定在OEM中使用商标不会构成侵权，但是仍然有必要在中国积极进行商标注册。这样可以更好地保护权利，并防止第三方抢注，然后针对外国方在OEM中使用该商标采取法律行动。在中国的商标注册将确保在OEM中使用商标。
准备文件以应对将来的商标争议。例如，外国方在委托中国制造商进行OEM的同时，应确保在目的地国注册的商标有效，涵盖OEM产品，并且OEM产品上使用的商标与注册商标非常相似或相同。
不幸的是，如果中国的商标所有人对出口OEM采取法律行动，则外国应支持中国制造商并积极准备采取法律行动以保护自己的合法权益。
我们在本文中提到的外国当事人应在目的地国家/地区真诚注册商标。如果目的地国的商标注册是恶意获得的，情况则完全不同。