来源：中华商标杂志

我国商标法遵循注册原则，注册商标享有商标专有权，但在一些情况下，他人可以对注册商标中的一些要素进行正当性使用。根据《商标法》第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。描述性商标的正当使用本质上是对他人商标中所包含的公共领域内的描述性信息的使用，这种正当使用行为不侵犯他人的注册商标。

但是，用他人注册商标词语描述自己的商品有一个边界问题，一旦突破正当使用的边界范围，则构成商标侵权。如何确定正当使用的限度，目前尚缺乏明确的法律规定，本文将通过“片仔癀”案，分析在司法实践中认定描述性商标正当使用的判断标准。

基本案情

漳州片仔癀药业股份有限公司（片仔癀公司）拥有在第3类牙膏、化妆品及第5类药品上的“片仔癀”及“PIEN TZE HUANG”的注册商标。1999年，使用在药品商品上的“片仔癀 PIEN TZE HUANG”商标被认定为驰名商标。

漳州市宏宁家化有限公司（宏宁公司）生产、销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜（膏）”、“片仔癀特效牙膏”等27种化妆品及日化用品，均将“片仔癀”作为其产品名称组成部分，并在包装装潢上突出使用“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”，且其字体与片仔癀公司的注册商标基本相同。

2007年4月20日，片仔癀公司起诉至福建省漳州市中级人民法院，请求判令宏宁公司立即停止侵权行为、公开赔礼道歉并赔偿损失人民币822,420.47元。

一审法院观点

福建省漳州市中级人民法院经审理认为：原告漳州片仔癀药业股份有限公司属国有股份有限公司，“片仔癀”是原告的前身漳州市制药厂最早使用及注册的商标，片仔癀虽然又是药品名，但长期为漳州市制药厂独家生产使用及国家重点保护药品，1999年1月5日国家商标局商标监（1999）45号文认定原告注册并使用在药品商品上的“片仔癀 PIEN TZE HUANG”商标为驰名商标，中华人民共和国商务部认证漳州片仔癀药业股份有限公司注册商标“片仔癀”为“中华老字号”，在消费者中享有很高知名度，已起到区别商品来源的商标作用。

被告未经原告同意，擅自在其生产、销售的“荔枝牌片仔癀珍珠霜（膏）”、“荔枝牌片仔癀爽身粉”、“荔枝牌片仔癀保湿护手霜”、“荔枝牌片仔癀礼品盒”、“片仔癀特效牙膏”、“片仔癀洗发露”、“片仔癀滋润霜”等27种化妆品及日化用品上，将与原告合法拥有的第701403号、第562754号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标相同的标志作为其化妆品及日化用品的商品名称、商品包装装潢使用，并在其商品名称、外包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”字样，被告上述27种化妆品及日化用品的销售渠道都是进入医药公司、药店等，消费群体及经销商群体与原告、原告控股子公司、原告控股子公司的子公司销售渠道一致，造成相关公众混淆，误导公众，扰乱相关市场秩序，损害了原告作为注册商标所有人的合法权益，被告的行为已构成对原告第701403号、第562754号、第358317号“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”注册商标的侵害。

二审法院观点

福建省高级人民法院经审理认为：“片仔癀”系国家绝密级重点保护中药，世界上唯独片仔癀公司生产该药品，“片仔癀”因此也是其药品的特有的名称。片仔癀注册商标也被国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。片仔癀公司是集“片仔癀”的特有的名称、企业名称、驰名商标为一体的企业，其知识产权的合法权利应受法律保护。宏宁公司未经片仔癀公司的许可，擅自将“片仔癀”突出使用在其片仔癀珍珠霜等化妆产品的包装、装潢上，足以造成消费者的混淆或误认，其行为已构成侵权，对此应承担相应的法律责任。

再审法院观点

最高人民法院经审理认为：片仔癀是一种药品的名称，如果被控产品中含有片仔癀成分，生产者出于说明或客观描述商品特点的目的，以善意方式在必要的范围内予以标注，不会导致相关公众将其视为商标而导致来源混淆的，可以认定为正当使用。判断是否属于善意，是否必要，可以参考商业惯例等因素。宏宁公司如果是为了说明其产品中含有片仔癀成分，应当按照商业惯例以适当的方式予以标注，但是本案中，宏宁公司却是在其生产、销售商品的包装装潢显著位置突出标明“片仔癀”、“PIEN TZE HUANG”字样,该标识明显大于宏宁公司自己的商标及其他标注，并且所采用的字体与片仔癀公司的注册商标基本一致。该种使用方式已经超出说明或客观描述商品而正当使用的界限，其主观上难谓善意，在涉案商标已经具有很高知名度的情况下，客观上可能造成相关公众产生商品来源的混淆，因此宏宁公司关于其使用是正当使用的主张不能成立。

案例评析

结合上述法院对本案的论述，判断描述性商标使用是否正当，主要应从该商品或服务是否具备注册商标所描述的特征、使用者的主观意图、使用者的客观行为三个方面加以考虑和判断。

1.基础特征：该商品或服务是否具备注册商标所描述的特征。根据《商标法》第十一条，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量及其他特点的，不得作为商标注册，但经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。当描述性的商标作为商标注册后，并不能阻止他人以描述商品或服务特征的方式使用该文字、图形或记号。他人的产品或服务具备注册商标所描述的特征，是正当使用注册商标标识的基础要件。如果该产品不符合标识词汇所描述的特征，那么他人主张是基于描述性目的使用注册商标就失去了基础。

2.主观意图：生产者是否出于说明或客观描述商品特点的目的。北京市高级人民法院在2006年发布的《关于审理民事纠纷案件若干问题的解答》中明确将“善意”作为正当使用商标标识行为的构成要件，如果有证据显示，他人使用该注册商标标识并不是出于说明或客观描述商品特点的需要，而是具有攀附商标权人注册商标的商誉或知名度，以使消费者产生混淆或误认等不正当竞争的意图的，则应当认定该使用行为超出了正当使用范畴，构成了对权利人注册商标专用权的侵犯。

3.客观行为：对他人注册商标的使用是否是在必要范围内予以标注，而非突出使用。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条规定，将他人注册商标相同或相近的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于侵犯注册商标专用权的行为。“突出使用”是认定属于商标意义上的使用而非描述产品特征意义上的使用的客观行为标准。在认定对他人注册商标的使用是否属于“突出使用”时，除了考虑使用商标标识的相似程度、位置、大小等相关因素外，还需要法院对消费者的认知能力进行预设，根据个案原则来综合认定。