最近，KWM IP诉讼团队代表Deere＆Company在涉及商标侵权和不正当竞争的诉讼中赢得了最终审判。被告为约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等两家。

二审法院北京市高级人民法院（以下简称“北京市高等法院”）裁定，如果驰名商标与普通驰名商标在同一商品或相似商品上发生冲突，则该第十三条第三款适用《中华人民共和国商标法》。这是第一个具有最终判决的民事案件，在该案件中，上述第13条第3款的应用规则得到确认，并且驰名商标得到了相应保护。

案例简介

迪尔公司拥有注册商标“ JOHN DEERE”和“约翰。迪尔”（John Deere汉字）。长期以来，他们已在农业机械和拖拉机等多种产品上使用了此类商标。未经许可，三名被告在润滑油等产品上使用了商标和公司名称，例如“约翰迪尔”和“佳联迪尔”（“佳联迪尔”）。由于被告已完成“佳联迪尔”商标的注册，并分别注册了“佳联迪尔”和“约翰迪尔”作为公司名称，因此共同的行政和司法措施无法有效地阻止被告使用此类商标。和公司名称。被告继续侵犯商标权和不正当竞争，严重侵犯了迪尔公司的权益。

因此，迪尔公司及其在中国的子公司在北京知识产权法院对三名商标被告提起诉讼。侵权和不正当竞争。2016年12月下旬，北京市知识产权法院裁定，迪尔公司的第7类“约翰。迪尔”和第7类和第12类“ JOHN DEERE”这三个商标是著名商标。法院判令三名被告停止侵权，并发表公开声明以消除不利影响，并判给原告500万元人民币的惩罚性赔偿和超过36万元人民币的合理费用。被告向北京市高级人民法院提起上诉。2017年12月，北京市高级人民法院下达了终审判决：维持一审法院的判决，完善一审判决的内容，支持迪尔公司的诉讼请求。

案件要点

1.明确指出，如果相同或相似商品的注册驰名商标与普通注册商标存在冲突，则适用《商标法》第13条第3款。

在中国，驰名商标的法律保护主要根据《商标法》第十三条。本条的共识是，它可以保护未注册驰名商标的，就好像它是一个普通的注册商标，其保护注册的驰名商标跨不同的类。

但是，注册驰名商标的保护是否仅限于“跨类别保护”？

不第13条（3）仍适用，当一个商标拷贝，模仿或翻译注册的驰名商标在相同或者类似商品？

最高人民法院和北京市高级人民法院在与商标有关的多起行政纠纷中均回答“是”。但是在民事纠纷中，几乎没有先例。该案的二审判决表明，如果所指控的侵权商标与相同或相似商品上的注册驰名商标相似，对驰名商标的保护也同样适用。但是，为了避免滥用驰名商标体系，根据“按需识别”原则，在未注册且使用与先前注册商标指定商品相同或相似的商品上使用所谓侵权商标的情况下，之前注册的商标可以根据其他条款来保护商标因此，法律没有必要由法院确定在先注册商标是否“驰名”。在关于注册商标的纠纷中，法院不能直接接受该案[2]，因此有必要确定在先注册商标是否是驰名商标，如果是，则法院可以根据第13 [3]条判决该案。 ]。在这一点上确定商标是否“驰名”既有道理又有必要。因此，二审裁定认为，在相同或者近似商品的注册商标之间存在争议时，有必要确定是否在先注册商标。是“知名的”，法院可以根据第13条第3款审理此案。此外，二审判决还提供了一个先例，认为注册公司名称与注册商标之间的纠纷属于最高人民法院诠释规定的需要知名商标识别的案件类型范围之内。

2.明确的条件时，惩罚性赔偿适用根据第63条的商标法律

二审判决列出了惩罚性赔偿的两个必要要素：

“恶意” –故意侵犯商标权。商标通过公开注册公告而公开，因此诚实的市场参与者有义务避免侵犯他人的注册商标。但是，所谓侵权者在侵犯商标权时的这种主观过错并不总是构成“恶意”。

“严峻情况” –侵权行为给原告造成了巨大的损害和负面影响。将考虑违规的范围和影响。

该案具有惩罚性赔偿的两个必要要素。在行政处罚后，侵权行为仍在继续，这意味着被告有意侵犯了原告的权利。另一方面，被告以各种方式侵权：

使用侵权商标，公司名称和域名

通过虚假广告和诽谤进行不正当竞争

对原告提起恶意诉讼，要求他们侵犯其通过模仿Deere＆Company的IP获得的“外观设计专利”！

这些多重侵权行为对原告造成了物质损失和严重影响，被认为是“严重情况”。因此，二审法院维持一审判决，判给原告人民币500万元的惩罚性赔偿。

3.澄清商标侵权案件中的若干程序问题

（1）在对被告提起的原告商标进行的宣告无效期间，是否有必要中止侵权案件？

在商标侵权案中，被告通常会针对原告的注册商标提出无效申请，并要求法院中止侵权案。本案中的被告采取了这种策略。二审法院认为，法院可以根据被告商标宣告无效的可能性，酌情决定是否中止侵权案件。如果没有证据表明该商标很有可能会失效，则法院可以决定不中止侵权案件。根据这些原则，二审法院认为，一审法院不中止审判程序的决定符合程序规则。

（2）非独占的被许可人可以与商标所有人一起提起诉讼

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律的解释（解释）第四条（二）规定：“非专属许可的被许可人可以向人民法院提起诉讼。商标所有者的明确授权。”由于该条款未明确指出非专有许可证持有人可以与商标所有人一起提起诉讼，因此实际上存在不同的解释。

在这种情况下，迪尔公司在中国的子公司与迪尔公司一起作为非排他性被许可方提起诉讼，被告对此提出了异议。二审判决认为，原告提交的许可协议证明，迪尔公司在中国的子公司已获得迪尔公司的授权，可以与迪尔公司一起提起诉讼。因此，中国子公司是合格的原告。从判决中我们可以看出，法院对上述解释条款在语言上的歧义产生的问题作出了回应，并明确指出，非排他性的被许可人可以与商标所有人一起提起诉讼。

（3）判令被告更改公司名称的判决应更加明确和直接，以便可以执行

一审法院认为，被告使用的公司名称构成商标。侵权和不正当竞争，但并未直接命令被告根据原告的要求更改其公司名称，相反，法院只是命令被告停止侵权。这可能会使原告很难在执行过程中让被告更改公司名称。为了解决这个问题，原告要求二审法院就更改公司名称作出更具体的命令。为了确保判决的可执行性，二审法院支持原告的请求。最终判决维持了先前关于不正当竞争的决定，并通过命令“被告必须立即停止使用侵权的公司名称”来明确表示。这为执行扫清了道路，并使补救措施更加有效。

[1]例如，（2016）嘴高发兴字第12和13号，以及（2008）果阿中字第266和269-275号

[2]《最高人民法院关于处理关于注册商标，商业名称和在先权利的民事纠纷的若干问题的规定》第1条第2款规定：“如果诉讼中的原告声称经批准的商标使用了注册商标，如果产品与先前的注册商标相同或相似，人民法院应通知原告，根据《民事诉讼法》第111条第3款，向主管行政机关寻求解决方案。但是，如果原告声称注册商标的使用超出了产品的批准范围，或者通过改变其独特特征，或者通过划分或组合，以及该商标因此，与他的注册商标相同或相似，人民法院应受理此案。”该解释自2008年3月1日起生效。

[3]《最高人民法院关于处理涉及保护驰名商标的民事纠纷的若干法律适用问题的解释》第11条规定：“如果被告的注册商标抄袭违反《中华人民共和国商标法》第十三条，模仿或翻译原告的著名商标，构成商标侵权，人民法院应当禁止被告按照原告的要求使用该商标，但在以下情况下，人民法院不支持原告针对被告的注册商标的主张： （一）申请撤销注册商标的期限根据第41条第2款。《中华人民共和国商标法》第2条已过期；（2）当被告申请注册时，原告的商标并不为人所知。”该解释自2009年5月1日起生效。