案例概述

北京长阳食品厂是研制和生产从纯天然植物提取抗衰老营养液“美露芝”的企业。××年初，日本国际友好交易株式会社（以下简称“友好株式会社”）和长阳食品厂开始联系合作事宜。为了适合日本市场消费者的心理，友好株式会社决定在日本销售长阳食品厂的“美露芝”产品时将商品名称改为“美露仙寿”。

××年５月，友好株式会社委托本社干部宫岛淳一用毛笔书写了“美露仙寿”四个字，并将“美露仙寿”四个字等比缩小制作商标版面。宫岛淳一用公证形式声明：“‘美露仙寿’为本社书写，属于职务作品，其著作权自书写之日起归友好株式会社所有。”

××年７月１日，友好株式会社任命董某为本社中国商务总协理，委托权利：在中国有关本社业务的交涉；在中国有关本社进出口实际业务代理。

××年７月１５日，友好株式会社法定代表人真子达男为使“美露芝”更好地为日本全社会服务，与长阳食品厂协商，就双方在日本经销“美露芝”产品事宜签订意向协议书，约定：

（１）中方向日方售出的“美露芝”产品，外形按照日方对包装的要求和设计制作。

（２）为积极配合日方在日本销售“美露芝”，中方在一年当中不在日本与第二家进行销售业务联系。一旦销路打开，双方重新签订由日方进行独家代理的协议。

（３）中方同意将出口日本的“美露芝”依日方的要求，更名为“美露仙寿”。

××年８月９日，友好株式会社将宫岛淳一书写的“美露仙寿”书法作品在日本国申请注册商标，后经日本国特许厅核定公告，指定使用商品为国际分类第３０类、第３２类。

××年８月１９日，董某代表友好株式会社与长阳食品厂签署了《产品合作开发议定备忘录》（以下简称“备忘录”）。主要内容如下：

（１）产品配方所有权。双方约定“美露芝”与“美露仙寿”是两个不同品名、品牌的商品为同一配方，产品配方的所有权为中方所有；中方为日方加工定制“美露仙寿”产品时，防腐剂的添加必须遵照日本食品法的有关规定；产品原配方未经中日双方同意，中方不得向第三者转让或泄露。

（２）产品名称、商标注册权、使用权、使用期。约定“美露芝”已由中方于××年在中国境内办理了注册，这一名称和品牌为中方所有；“美露仙寿”是日方定名并由日方征得中方同意后，在日本制版、办理商标注册，其所有权为日方所有；双方都可以采取对等优惠的原则，准许对方将一方在本国国内使用的品牌、商标，由对方在本国办理注册手续（双方相互提交注册登记文件）寻求所在国商标法对双方注册商标完善的法律保护；“美露芝”和“美露仙寿”产品品牌、包装装潢的使用，双方均不得向第三者转让使用权、注册权；双方如遇产品市场前景暗淡或其他原因不能继续合作时，以上产品名称、品牌、商标的使用协约应当重新修订，不应使双方使用过的原商标、品牌，在市场上对消费者产生误导行为或对配方所有权产生侵权行为。

（３）“美露仙寿”产品的加工、制造。“美露仙寿”产品所需一切原辅材料均由中方独家采购、储备、加工、定制（印刷色标应与日方要求相符）；“美露仙寿”的原料与容器，其品质必须符合日本国食品法的各项规定；双方还对产品价格、贸易方式、结汇币种、结算币种做了约定。

××年６月１４日，长阳食品厂获得“美露芝”商标注册证，核定使用商品为国际分类第３３类。

××年１０月２０日，友好株式会社在日本国获得“美露芝”商标注册，核定使用商品为国际分类第３２类。友好株式会社注册所用的“美露芝”三个字与长阳食品厂的商标字体相同。

××年１２月７日，长阳食品厂在中国获得“美露仙寿”商标注册证，核定使用商品为国际分类第４２类。××年１月２１日，长阳食品厂在第３２类商品上获得“美露仙寿”商标专有权，商标使用的“美露仙寿”四个字与宫岛淳一书写的相同。

友好株式会社诉称：自己从未与长阳食品厂签订著作权许可使用合同，长阳食品厂使用我社享有著作权的“美露仙寿”书法作品在中国注册商标，侵犯了我方的著作权。我社曾任命董某作为我方在中国商务的总协理，现长阳食品厂用董某与其所签的备忘录，作为抗辩理由，我方认为备忘录第一不真实；第二如果确有备忘录，也是董某超越权限的无效行为。请求法院宣布“美露仙寿”书法作品和版面设计的著作权归我社所有；判令长阳食品厂赔偿我社经济损失５万元并承担诉讼费用。

长阳食品厂辩称：××年７月双方所签意向协议书，８月签订备忘录，是自己将“美露仙寿”商标在中国申请注册商标的事实依据。自己的使用是得到友好株式会社许可的。请求法院驳回友好株式会社的诉讼请求。

北京市第一中级人民法院经审理认为，友好株式会社主张“美露仙寿”书法作品和版面设计的著作权，依现行法律和双方协议及宫岛淳一的声明，应当予以支持。由于双方是采用协商和书面的形式，互相许可对方使用各自的注册商标，且双方都实际使用了对方给予的权利。双方所签的协议和备忘录，不违背现行法律是真实合法有效的。依备忘录约定变更许可也应由双方协商，不宜在本案中一并审理。

依据《中华人民共和国民法通则》第四条、第四十三条、第六十五条第三款，《中华人民共和国著作权法》第二十三条，《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条、第四条第（七）项、第三十二条之规定，判决如下：

驳回日本友好株式会社诉北京市长阳功能食品厂侵犯其著作权应赔偿其经济损失的诉讼请求。

友好株式会社不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理以长阳食品厂实际申请注册的类别和群组超出了备忘录约定的使用范围，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项的规定，判决如下：

（１）撤销北京市第一中级人民法院的一审判决；

（２）长阳食品厂停止对友好株式会社享有著作权的“美露仙寿”的侵害。

案例评析

（１）友好株式会社是否对“美露仙寿”书法作品享有著作权。我国和日本国都是《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》和《世界版权公约》的成员国。我国《著作权法》规定，外国人在中国境外发表的作品，根据其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有著作权，并受我国《著作权法》保护。友好株式会社起诉涉及的“美露仙寿”四个字作为书法作品，符合我国《著作权法实施条例》第二条、第四条第（七）项的规定，应当受到我国法律保护。依据我国加入的国际公约、我国现行的《著作权法》以及友好株式会社提供的经过法庭质证的宫岛淳一《声明书》、公证认证书，对于友好株式会社主张“美露仙寿”书法作品（由于该作品与商标的版面是等比缩小关系，所以二者为同一作品）著作权的请求，依法和事实应予以确认和支持。

我国法律规定使用他人作品应当同著作权人订立合同或者取得许可。订立合同应当符合《著作权法》第二十四条规定的内容；取得许可应当有著作权人书面的明确意思表示。基于友好株式会社对“美露仙寿”享有著作权，因此其有权就“美露仙寿”书法作品的使用方式、使用时间和使用范围对外签订许可合同。

（２）双方所签备忘录是否合法有效。本案双方当事人之间没有签订名为著作权许可合同的相关合同。长阳食品厂用备忘录作为自己使用友好株式会社书法作品“美露仙寿”的抗辩证据，其理由是否成立，应当根据双方的书面协议及双方履行协议的实际行为来判断。

友好株式会社自××年初与长阳食品厂为合作开发产品和开发日本国市场事宜有过数次协议，同年７月１日友好株式会社任命董某为中国商务总协理，负责在中国有关业务的交涉和进出口实际业务。虽然没有明确董某的代理事项具体包括哪些内容，但我国的《民法通则》第四十三条规定：

“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。”

董某代理友好株式会社与长阳食品厂签订备忘录的行为，属于友好株式会社经营活动的一部分，该社对此应当承担民事责任。《民法通则》第六十五条第三款规定：

“委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。”

仅本案而言，友好株式会社与董某之间即使委托授权不明，该社仍应对第三人承担民事责任。而且由于双方在××年７月１５日签署了意向协议书，董某作为友好株式会社在中国的总协理，其业务主要是代理该社就“美露芝”产品出口日本国，在质量、数量、时间等各自权利义务方面与长阳食品厂交涉，这个代理范围应当是明确的。同年８月１９日，董某代理该社与长阳食品厂签订的备忘录，其内容并未违反我国《民法通则》规定的自愿公平、等价有偿、诚实信用的基本原则，没有超出该社授予的权力范围，更未有损害友好株式会社权利和利益的条款，同时董某的代理行为是在其代理权存续期间所为。双方本着对等优惠的原则，准许对方将一方使用的品牌、商标，由对方在本国办理注册手续，以寻求所在国商标法对双方注册商标的完善法律保护。现在友好株式会社对备忘录的真实性和董某的代理权限提出异议，并没能提出相应的证据和法律规定，不论是从董某的职务行为还是从友好株式会社与董某的委托代理关系判断，友好株式会社都应承担民事责任。故依据经法庭质证的证据和现行法律规定，友好株式会社所提异议是缺少事实和法律依据的。

备忘录作为双方对合作意向协议书的进一步确认和具体落实的意思表示，细化了双方的权利和义务，实际上维护了双方的利益，友好株式会社应当受备忘录约定内容的约束，如果友好株式会社坚持董某无权签订备忘录，那么备忘录第二条对于商标注册权、使用权的约定，不仅双方意思表示明确，而且已经被双方自愿履行行为所证实。友好株式会社先于××年在日本国注册了长阳食品厂的“美露芝”商标，之后长阳食品厂于××年在中国注册了友好株式会社的“美露仙寿”商标。双方都依备忘录的约定注册了对方的商标。根据现行法律、双方备忘录约定及实际履行行为，能够证明双方所签备忘录是合法有效的。

（３）备忘录约定许可使用的是商标权还是著作权。友好株式会社享有著作权的“美露仙寿”书法作品经该社在日本国注册商标后，该社对于“美露仙寿”不仅享有著作权，而且还享有了“美露仙寿”商标的专用权。当这两项权利在时间和空间上集中于一个载体时，备忘录中许可的商标注册权，其具体内容应当包含上述两项权利。如果该社只许可长阳食品厂用“美露仙寿”商标在中国进行注册，而不许可长阳食品厂使用该社“美露仙寿”的著作权，那么许可使用“美露仙寿”商标的权利，实际是不可实施，毫无意义的。当然，如果“美露仙寿”的著作权和商标权的权利主体不同一时，权利人在许可他人使用自己的权利时，只能许可属于自己的那项权利。权利人如只享有商标权时，他只能许可他人使用商标权，被许可使用人要将“美露仙寿”进行商标注册时，还必须得到著作权人的许可。但是，友好株式会社对“美露仙寿”同时享有著作权和商标权，所以，该社在备忘录中许可长阳食品厂使用该社的商标“美露仙寿”在中国注册的同时，也许可了被告使用“美露仙寿”的著作权，这两项权利是紧密相连的，友好株式会社许可长阳食品厂使用商标的意思表示必然包括著作权的许可。而且该社所述长阳食品厂的使用行为和方式符合约定。友好株式会社自己也是用约定的方式使用了长阳食品厂享有著作权的商标。

书法作品、美术作品的著作权人，在许可他人将其作品进行商标注册、获得商标专用权或将商标专用权许可他人使用等民事活动中，应当受我国《商标法》的调整，有义务维护商标信誉，保障消费者的利益，兼顾该商标被许可使用人对商标的投入、社会公众对该商标的认同和社会经济生活的稳定。商标及其商品投入市场，往往需要经过一段时间的运作，才能被消费者认可并产生预期的经济效益。因此，当事人只有信守合同，才能保障交易安全和共同利益的实现。权利人在变更许可时，还应尽可能地兼顾社会公众的利益。

（４）长阳食品厂的注册行为是否侵害友好株式会社的著作权。友好株式会社于１９９３年获准在国际分类第３０类、第３２类使用“美露仙寿”商标。长阳食品厂于１９９６年１２月、１９９７年１月获准在第４２类、第３２类商品上使用“美露仙寿”商标。类别的差异使获准使用该商标的商品不同，但是由于一般消费者对于商品的国际分类不会像专业人员那么明确，比如：属于第３０类的可可饮料（３００１５０）和巧克力饮料（３００１５１）与属于第３２类的水果饮料（３２００４４）、果汁饮料（３２００２９），它们分属不同的两大类，但消费者很难区分。为防止他人在近似和类似的商品上注册和使用与自己的商标相近似的商标，为使自己的商标得到更好的保护，商标权人通常要采取防御手段，在自己注册商标核准使用的商品类别之外相近似和类似的商品类别上同时进行注册，这是一种惯用的保护方法。这种注册行为其目的不是为了使用，而是为了防止他人使用，同时申请人必须为此付出更多的注册费用。

结合本案的情况，长阳食品厂如果在其他的商品类上进行注册，并不存在开发生产了其他类别的商品并在那些商品上使用“美露仙寿”商标，这就不存在侵害友好株式会社著作权的事实。经法庭质证的证据中也不存在长阳食品厂超出合作项目备忘录的约定，在其他商品上使用“美露仙寿”的证据。而且备忘录中对双方许可对方只能在哪些类别上注册并没有明确的限制性约定，但双方“寻求所在国商标法对双方注册商标完善的法律保护”的目的却是明确的。因此确认长阳食品厂使用“美露仙寿”超出约定的使用范围，应该说尚缺乏证据。