原始设备制造（OEM）在中国是一项大业务。OEM产品是OEM公司根据采购公司的规格和设计生产的商品，然后以采购公司的品牌出售。本报告考虑了专门为中国出口生产的OEM产品中的商标问题。

每年提交的数百万商标申请都是针对此类产品的。那么，在OEM产品上使用商标是否可以满足防止非使用取消的使用要求？在异议或无效诉讼中要求获得市场声誉是否足够？在用于出口的OEM产品上使用商标是否构成侵权？

取消不使用

根据中国《商标法》，商标注册已经三年，很容易因不使用而被撤销。任何第三方都可以通过向中国商标局（CTMO）提出不使用的取消诉讼来质疑已存在三年的商标注册的有效性。然后，权利人必须提交证据以证明其已在注册的商品或服务上使用了商标，以维持其注册。

在OEM产品上使用商标足以满足使用要求并抵制非使用取消行为。

经修订的《商标法》第49条第2款规定，商标局将无正当理由取消连续三年未使用的商标注册。

一家英国公司于1995年在中国注册了SCALEXTRIC商标。1998年至2001年，该商标的有效性因不使用而受到质疑。证据表明，在此期间，带有SCALEXTRIC商标的产品是由一家OEM制造商在中国制造的与权利人的购买合同。这些货物然后从中国经香港出口到英国；他们从来没有在中国市场上出售。

商标局取消了不使用的商标注册。权利持有人向商标审查与裁决委员会（TRAB）提交了审查，该裁决维持了该决定。权利持有人随后通过向北京市第一中级人民法院提起上诉，提起法律诉讼，该法院再次维持了TRAB的裁决，并同意该商标已用于专门用于中国出口的OEM产品。因此，商标不能起到区分商品原产的作用，因为目标消费者无法获得这些商品。因此，这不能被视为商标的真实使用。

该案最终提交北京高级法院，该法院推翻了先前的裁决，裁定仅在OEM产品上使用商标从中国出口，足以维持注册以抗击未使用的撤销诉讼。其解释是，第49条第2款旨在鼓励商标使用。因此，在用于生产商品时取消商标注册会违反中国的鼓励对外贸易政策，这是不公平的。

北京高院对有关或者是可予注册商标评审委员会的决定提出上诉的最后一句话商标或在争议商标的不同实体之间的权利。结果，这一判断是一个重要的先例，在随后的类似案件中将具有重要意义。

具有商标的OEM和市场声誉

中国采用了先申请原则，这意味着为了获得商标保护，申请人必须申请注册。如果申请人不止一个，则最早的提交者将获得使用该商标的权利。但是，在每年向CTMO提交的数百万商标申请中，有大量尝试企图劫持他人的商标。

修改后的《商标法》第32条禁止以不正当的手段提出申请，以注册另一方在市场上试图获得某种影响的商标。这种“影响力”是指通过在中国使用商标通过销售和/或广告获得的市场声誉。

在针对针对“无印良品”商标的无效行动的上诉中，原告声称其在先商标极具特色，已在中国使用，并通过使用获得了一定声誉。被反对的商标与原告的在先商标相同，并且被用于相同或相似的商品。原告声称，根据第三十二条，被驳回的商标应予驳回。但是，它的主张没有得到贸易和金融委员会，北京第一中级法院或北京高等法院的支持。

最高法院在重审中裁定，商标的功能是区分特定商品的原产地，而反对者提供的证据表明，其在先商标被用于专门用于中国出口的OEM产品。这意味着这些商品从未在国内市场上出售或做过广告，因此相关公众不可能熟悉该商标。因此，不能建立由于先前使用而导致的要求的市场声誉。

因此，尽管仅在从中国出口的OEM产品上使用商标可能足以维持针对未使用取消行为的注册的有效性，但不足以在异议或无效诉讼中主张市场声誉。

注定要出口的商标OEM产品是否构成侵权？

2000年3月至2000年5月，Cidesport –西班牙NIKE商标的拥有者–浙江动物副产品进出口公司与当地一家服装制造商合作制造了4,000多个滑雪夹克。Cidesport提供了带有NIKE标记的面料，纽扣，品牌卡片和服装袋，而浙江则进口原材料，然后将成品服装出口到西班牙。在商标侵权诉讼中，体育巨头耐克（Nike）作为共同被告对三方提起诉讼。

深圳市中级人民法院认为，未经原告许可的三方行为均构成共同侵权。该商标耐克国际有限公司的权利-在中国的NIKE商标的拥有者-应根据中国法律保护。法院命令三名被告立即停止侵权，销毁侵权品牌卡和侵权物品，赔偿原告损失，并承担法律费用。广东省高院维持该判决。

但是，在另一起案件中，法院作出了相反的判决。在关于商标JOLIDA＆DEVICE的侵权纠纷中，原告拥有该商标，该商标已在第9类放大器等商品中注册，并已在海关记录。被告是与一家美国公司的购买合同下贴有JOLIDA标记的OEM和制造的放大器，后者在美国拥有商标权。2008年7月，JOLIDA品牌的商品因涉嫌假冒被上海海关扣留。随后，原告向上海市第一中级人民法院提起商标侵权诉讼。

法院裁定，由于货物尚未在市场上进行分销，因此无法确定侵权行为，因此不会对中国的消费者造成混淆。同时，OEM产品是根据购买合同制造的，购买方根据购买合同在目标市场进行了商标注册，并且所有商品均专门制造为从中国出口。

上海市高院维持中级法院的裁定。最高法院随后在对海关总署的答复中确认，在OEM产品上专门用于从中国出口的商标使用不构成侵权，因为OEM产品不在中国市场出售，而且相关公众没有访问他们；因此，没有混淆的可能性。

期待

关于在OEM产品上仅用于从中国出口的商标使用是否构成侵权的问题，一直存在各种争论。有人认为，在经修改的《商标法》第57条下，在相同或相似商品上使用相同或相似商标会侵犯第三方商标权。但是，其他人则认为，由于国内消费者无法获得为出口而生产的OEM产品，因此这种行为不能构成商标侵权，因为在国内市场上不会造成混淆。

令人遗憾的是，经修订的《商标法》（于2014年5月1日生效）没有对此问题做出任何澄清。尽管主流观点认为在原定要从中国出口的OEM产品上使用商标并不构成侵权，但这个问题仍有待辩论。

但是，修订后的法律首次确实在第48条中将“商标的使用”定义为通过在商品，商品的包装或容器以及贸易文件或广告，展览和其他商品上的使用来区分商品的来源各种商业活动。这与修正前的《商标法实施细则》第3条形成反差，该条增加了“以便区分商品原产地”一词，以强调上述使用形式应能有效区分商品的原产地。该定义暗示商标最重要的功能区分商品的来源，只有当商品通过销售或广告到达目标消费者时才能实现。

修订后的《商标法》还引入了一些针对恶意申请的新规则，表明了立法机关为改善国内外企业进入市场的环境的决心。其中包括在特殊情况下在专用于出口的OEM产品上使用商标可能足以在相关公众的特定部门中赢得声誉，从而在针对劣质产品的异议或无效诉讼中占上风。信仰申请或注册。

自从修改商标法以来，法院至今未审理有关OEM产品的重大争议。看看在新制度下如何处理相关法律问题将很有趣。