(一)订立转让或许可合同前应做的准备

在专利转让与许可合同签订之前受让方或被许可方应该考察以下问题：

1．引进的专利技术的对方当事人是否为真正的专利权人，或者还有无其他专利权的共有人。

2．所引进技术在国外取得专利的情况，是否被授权，包括该技术在其他国家或地区获得专利的情况。

3．专利的授权时间，是否已过保护期，或者剩余的保护期有多长等。

4．专利费是否按时交纳。

5．专利的权利请求设计是否有漏洞，对于一项专利来说，专利请求的范围太宽会影响到它的有效性，专利请求范围太窄又会影响它的经济价值。专利请求范围太宽的专利容易遭到竞争对手的挑剔，因为很明显，太宽的请求范围就意味着面临更多的“在先技术”的挑战。但是专利申请范围太窄会大大影响专利的覆盖性，也就是说，它垄断的市场太有限，只涉及到一个很小的、市场潜力不大的产品领域。

6．是否存在侵权官司，专利诉讼是比较复杂的诉讼，诉讼费用是一笔巨大的开支。

(二)转让或许可合同的形式与内容

1．合同的形式

转让与许可合同的形式应当以书面方式签订，转让专利申请权或者专利权的，应当向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告，转让行为自登记之日起生效。

2．专利转让或许可合同的主要条款

(1)合同的类型

是转让合同还是许可合同；许可证的种类是什么，即被许可方所获得的对知识产权的实施权，是独占性、独家性的，还是普通的许可。

(2)转让或许可权利的种类

专利权人依法享有的如制造权、使用权和销售权等；可以是实施权中的全部或者部分，也可以是其中的一项或几项，但受让方或被许可方所获得的实施权，当事人双方必须在合同中做出明确的约定。对合同明确约定的实施权，受让方或被许可方可以在合同约定的期限和地域范围内实施，受让方或被许可方不得擅自行使合同没有明确约定的实施权。 ．

(3)合同的有效期间和地域范围

许可的有效期间，可以是专利权的整个有效期间，也可以是专利权有效期间的一部分。当然，转让或许可合同的有效期间，不得超过专利权的有效期间，否则超过部分无效。转让合同或许可证的效力，可以及于专利权的整个有效地域范围，也可以只及于专利权有效地域范围中的一部分。一般来说，许可证的地域范围与许可证的种类有关。如果被许可方获得的只是普通许可证，那么其有效地域范围可能是知识产权整个有效范围；如果被许可方获得的是独占许可证或者独家许可证，那么其有效地域范围可能是专利权有效地域范围之部分。

(4)转让或许可使用费的标准和支付办法

专利权转让费或许可使用费的标准与支付方法，常见的有：

①一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付，这种支付方式又被称为定额支付。这种支付方式与实物形态商品交易的支付方式基本类似。即在当事人签订合同时，将所有合同价款一次算清，计算的方法有：第一，按件付费标准，即按照被许可的一项或几项权利计算费用；第二，净收人标准：即由受让方或被许可方根据其实施专利每年所获得的净收入多少，以一个固定的金额向专利权人支付使用费，然后在合同中明确规定出总的金额，再分别采取具体方式支付。一次总算，并不意味着一次总付，在实践中，定额支付可以分为一次总付或者分期支付。

其一，最低年使用费。即受让方或被许可方每年或者每半年或者一个季度向专利权人给付其所能保证的最低额的使用费。这种标准既可以保证转让方或许可方的使用费收入，又能让受让方或被许可方充分利用其所获得的实施权。在确定最低年使用费标准时，应考虑许可证的种类、市场状况及其他因素。

其二，最高额使用费。即由受让方或被许可方按某一标准向专利权人支付的使用费达到一个最高数额为止。当事人双方在采用这种使用费标准时，应慎重把握尺度，应找出一个双方都能接受且合理的计算方法。

其三，分期支付。即把合同的价款总额按照合同履行的先后顺序分期分批地支付给转让方或许可方，支付的原则是要使合同价款与转让方或许可方完成的义务挂起钩来，即转让方或许可方履行了多少合同义务，被许可方或受让方就支付多少合同价款，每次付款的金额则根据具体的合同而定。

②提成支付，指将受让方或被许可方实施以后所产生的经济效益按一定的比例和期限支付给转让方或许可方，作为许可方的经济补偿。提成费支付的总额最终由受让方或被许可方在实施中获得的实际经济效益的多少来决定。这种按照实际效果进行分成的方法，已被国内外普遍采用。提成支付可以分为单纯提成和“入门费加提成”两种支付方式。

其一，是单纯提成支付。所谓单纯提成支付，是指全部提成费仅在受让方或被许可方的产品正式销售之后才向转让方或许可方支付，在此之前，受让方或被许可方不需向对方进行任何支付。这种支付方式对受让方或被许可方来说风险较小，而且该支付发生在受让方或被许可方获得收益之后，没有预先支付所带来的资金负担。在国内外技术贸易活动中，单纯提成的支付方式并不常用，其主要适用于那些合同履行期限短、技术比较成熟、市场前景稳定的技术交易项目。

其二，是“入门费”加提成的支付方式。这种支付方式是把合同价款分为固定价款和提成价款两部分。固定价款部分的支付方法与一次总算的支付方法相同，即在合同生效后的一段时间内一次或者分期付清。通常人们把这部分固定价款称为“入门费”或“初付费”。“入门费”加提成的支付方式，使合同双方共担风险、共享收益，有利于加强双方的密切合作以及知识商品价值的尽快实现。由于这种支付方式以实际产生的费用为基础，比较合理，易于为合同当事人双方所接受，因此它是目前应用得最普遍的一种计价办法。

(5)违约责任条款

违约责任条款，是合同的主要条款。合同当事人一方没有按照合同的约定正确全面履行其义务的，另一方当事人可以依据合同约定的违约责任形式，获得应有的救济。违约责任条款，不仅可以约定违约责任形式，而且可以约定救济途径和手段，约定仲裁条款，以便在发生合同纠纷后，当事人可以将纠纷提请约定的仲裁委员会进行仲裁。 ·

(6)认为需要约定的其他条款

许可合同所涉及的问题非常多。除了上述内容外，当事人还可以就双方认为必要的其他事项进行约定。常见的事项有：

①不可抗力条款

不可抗力条款，是指在转让或许可合同签订以后，由于当事人双方不可预见、不可避免和不可克服的原因导致合同无法履行或者无法正确履行时，当事人双方应当如何处理这样的情势。

②改进技术的归属和交换条款

转让方或被许可方在获得许可方的专利技术后，在对方专利技术基础上所获得的改进技术的归属；或者在许可合同签订后，当事人一方对此专利技术所做出的改进技术，另一方是否有权无偿使用。对这些问题，当事人也有必要在合同中加以约定，以免日后发生不必要的纠纷。但是，专利权人不得禁止被许可方对该项专利技术进行改进，而且关于改进技术的归属有一项基本原则，即“谁改进，谁所有”。

③技术指导和技术服务条款

受让方或被许可方对合同标的不熟悉，只有通过权利人的技术指导、技术培训和技术服务，才有可能进行正确实施。因此，当事人双方有必要对技术指导、技术培训和技术服务的事项在合同中加以约定。在许可证合同中，往往要专门订立一个关于技术培训的合同附件，就培训的内容、方法以及应达到的水平等加以规定，以保证培训工作能达到预期的效果，从而使被许可方能够正确有效地实施专利。

④担保和保证条款

这个条款是转让或许可合同中的一个重要条款，其作用是让转让人或许可人对合同转让或许可的内容进行权利担保和品质保证。权利担保是指转让人或许可人应担保自己对该项知识产权有合法的所有权、处分权或者实施许可权，使受让方或被许可方获得的权利不受来自第三方的干扰。品质保证，一般是指专利权人应当保证专利技术和关于该项专利技术的技术资料完整、准确、有效，使被许可方按照合同规定的条件实施该技术能够达到合同约定的技术指标和参数。专利权人还应当保证其交付技术资料的时间与被许可方实施专利技术的进度相一致。

除此之外，当事人还可以就其他问题进行约定。

(7)转让或许可合同中的禁用条款⑦

在实践中，转让方或许可方为了单方面地维护其在一定技术领域内的竞争优势，避免和限制受让方或被许可方日后在该技术领域和市场与其竞争，时常试图在合同中对受让方或被许可方施加种种限制，这种滥用其在技术和贸易中的支配地位，以期限制自由贸易和竞争的条款，就是限制性条款，是应当予以禁止的条款。常见的限制性条款有：

①搭售条款

搭售条款，是指转让方或许可方人要求受让方或被许可方接受与专利产品或合同内容无关的附带条件，包括购买不需要的技术、原材料、设备或产品，接受不必要的技术服务等。这样的条款严重影响了市场公平竞争规则，是反不正当竞争法所禁止的行为。例如，我国《反不正当竞争法》第12条规定：“经营者销售商品，不得违背购买者意愿搭售商品或者附加其他不合理条件。”我们认为专利技术是一种知识产品，知识产权人作为转让方或许可方相当于经营者，所以，搭售条款就是不正当竞争条款，在知识产权转让或许可合同中不能有这样的条款。

②固定价格条款

固定价格，是指知识产权人对受让方或被许可方销售其通过实施转让或被许可的知识产权获得的产品的价格加以固定。这种条款的作用是，使转让方或许可方的竞争优势得以巩固，并能保证其转让费或许可使用费得以实现，但受让方或被许可方却失去了依市场运行状况调整其销售价格的自由，明显与市场交易规则不符。

③对技术改进的限制条款

该条款属于专利权人限制被许可方对专利技术进行迸一步研究开发的条款。按照这种条款的规定，被许可方在实施专利的过程中，即使发现其缺陷，也不得提出改进方案，使被许可方只能跟着许可方走，或者维持现状，或者只能接受许可方所做出的改进技术。最终的结果是，许可方减少了一个竞争对手，被许可方失去了竞争能力，最终阻碍了技术的进步。因此，法律禁止合同中出现这样的条款。

④回授条款

即要求受让方或被许可方对专利技术可能完成的改进技术方案必须转让或者回授给专利权人，而不得擅自向第三人转让，以巩固专利权人的垄断地位。

⑤禁止被许可方在合同期满后继续使用专利技术

从理论上讲，该条款具有一定的合理性，但是，在实践中，被许可方在合同有效期内制造的产品并不一定能在合同期限届满前全部销售完毕。如果合同期限届满后被许可方不能继续实施该专利，可能要遭受不应有的损失。此外，为了实施该专利，被许可方还可能引人了专门实施该专利的设备，如果不给予被许可方继续实施的权利，则可能导致其破产或倒闭，因此，专利权人不应当禁止被许可方在合同期满后继续使用专利技术。正常情况应当是，在专利许可证合同期限届满后，如果被许可方认为需要与专利权人续订合同，那么，如无特殊理由，专利权人应当与被许可方续订合同，使被许可方能够继续实施该专利，至少让被许可方能够在一个合理长的期限内继续实施该专利。

关于其他的限制性条款，当事人在订立合同时应当特别注意。