2018年7月25日，欧洲法院（“ ECJ”或“法院”）在三菱一案（C-129 / 17）中对进口到日本的商品的去品牌化和随后的重新品牌化问题做出了判决。欧洲联盟。法院审查了这种行为是否可以被视为“在贸易过程中使用”，因此是否可以从欧盟商标法的保护中受益。法院不同意总检察长（AG），认为可以。

1.事实背景

该案一方面涉及Duma（一家专门在全球范围内购买和出售新旧二手叉车的比利时公司）以及GSI（Duma的子公司，该公司积极从事叉车的制造和维修），以及另一方面，三菱和三菱卡特彼勒欧洲叉车有限公司（“ MCFE”），三菱已授予该企业在欧洲经济区（“ EEA”）内制造和销售以三菱标志提供的叉车的专有权利。

未经三菱同意，杜马和GSI已从欧洲经济区以外的一家企业购买了叉车。他们将卡车放入海关仓储程序，然后再将其导入欧洲经济区。杜马和GSI删除了卡车上所有与三菱标志相同的标志；他们进行了修改以确保符合欧盟标准；他们更换了标识牌和序列号，并附上了自己的标志。最后，他们将卡车推向了EEA市场。

三菱和MCFE试图在比利时法院获得针对杜马和GSI的禁令。他们声称，Duma和GSI侵犯了商标所有人的权利，控制着带有该商标的商品在欧洲经济区的首次投放市场，并损害了该商标指示原产地和质量的功能，以及投资和广告功能。

布鲁塞尔荷兰语商业法庭驳回了他们的要求。关于上诉，布鲁塞尔上诉法院决定将两个问题提交欧洲法院。

2.法律背景

法院面临的问题与第2008/95号指令第5条第1款（“欧盟商标指令”）和第207/2009号条例第9条第1款（“欧盟商标法规”）的含义有关。两项条款均赋予商标持有人某些使用标志的专有权，旨在保护商标持有人的利益。

布鲁塞尔上诉法院向欧洲法院提出以下问题：

1）指令2008/95的第5条和理事会法规207/2009的第9条是否涵盖了商标所有人反对在未经商标所有人同意的情况下由第三方清除所有与如果以前从未在欧洲经济区内进行过相关商品的交易（例如放在海关仓库中的商品），并且出于第三方的考虑而进行了移走，则该商品上已应用的商标（去商标）在欧洲经济区内将这些货物进口或投放市场？

b。对上述问题（a）的回答是否对这些商品的进口或它们在欧洲经济区内部的投放是否发生在第三方所施加的其独特标志上（重塑商标）有什么不同？

2）对第一个问题的答案是否有任何不同，因此，由此进口或投放市场的商品是否仍基于其外观或型号，仍被相关普通消费者标识为源自商标业主？'

3.股份公司的意见

股份公司于2018年4月26日邀请法院裁定，在手头案件的情况下删除商标不能被视为在贸易过程中对该商标的``使用''，因此与商标使用权相关的问题品牌变更和品牌重塑问题不在欧盟法律范围之内。为此，AG对英国，德国和法国法律进行了比较分析。他指出，英国和德国法院认为去品牌化并不构成商标的使用，法国立法者已经颁布了一项明确禁止去品牌化的法规，前提是在所有三个司法管辖区中都不得去品牌化在欧盟商标规则中被视为“使用”。

结果，去商标和重新商标的问题由成员国法律而非欧盟法律管辖，AG将该商标称为“不使用”形式。但是，他补充说，与欧盟商标法相比，根据欧盟法律可以采取不同类型的补救措施来打击商标侵权。在这方面，股份公司指出，在某些情况下，品牌删除可能被视为一种不公平的商业行为，因为它可能会误导客户。

该委员会不同意股份公司，并向法院表示，将商标删除应视为商标使用的一种形式。

4.审判

欧洲法院不同意AG的评估。法院认为，商标所有人有权未经其反对而与第三方对抗，如在主要程序中一样，移走所有与商标相同的标志，并将其他标志贴在放在海关仓库中的产品上，以期将其导入或在尚未上市的欧洲经济区交易。

法院的理由如下：

去除与商标相同的标志，可以防止已向该商标注册的商品首次在欧洲经济区投放市场时带有该商标，从而使该商标的所有人无法获得该商标的利益。控制具有该商标的商品在EEA中进行初步营销的基本权利；

移走与商标相同的标志，并在商品上贴上新标志，以期首次将其投放到欧洲经济区市场，对商标的原产地，投资和广告功能产生不利影响；

在未经所有人同意的情况下，由第三方移走与商标相同的标志，并在第三方上将新标志粘贴到货物上，以期将货物首次投放到EEA市场，并旨在规避所有人禁止进口带有商标的商品的权利，与确保竞争不受扭曲的目的背道而驰；

去除与商标相同的标志以附加其自身的标志涉及该第三方的积极行为，由于该行为是出于经济利益而进行的商业活动，因此可以视为欧盟商标指令和法规上述条款中的“在交易过程中使用”。

5.观察

商标所有人应欢迎法院的判决，因为法院对有关规定的解释将加强对商标持有人的保护，并扩大“在贸易过程中使用”这一概念的范围。

但是，在某些方面，不幸的是，该决定仍然是针对特定案例的：

尽管布鲁塞尔上诉法院在去品牌和重新品牌问题之间做出了明确区分，但欧洲法院还是裁定要删除标志以便在商品上贴上新标志的情况（即， -品牌和重新品牌）。这样一来，法院就放弃了一个机会，就是否将一宗仅进行去品牌化而无需随后重新品牌化的案件也视为欧盟商标意义上的“使用”这一问题确立法律上的确定性。法。然而，法院的推理表明，它将适用，因为法院提出的论点不仅适用于去品牌，还适用于去品牌和重新品牌的组合。同样，根据推荐法院提出问题的方式，欧洲法院没有明确拒绝纯粹的脱商标构成“使用”这一论点这一事实可以说是对该论点的认可。

法院似乎也将其裁决限于首次将带有商标的商品投放到EEA市场的情况。但是，当商品已经在EEA中销售时，也会出现相同的问题。实际上，尽管已在欧洲经济区事先进行了商品销售，但删除与商标相同的标志并贴上新标志仍可能影响商标的功能。即使商品已经在欧洲经济区进行了销售，消费者的确也很容易被商品的来源所误导，而且商标持有人也很可能因获得声誉而受到阻碍，从而使他们吸引并留住消费者。 ，这将成为促销活动中的一个因素或作为商业策略的工具。

从更广泛的意义上说，法院给出了四个理由来解释为什么根据商标法对品牌去商标和随后的品牌重新商标构成侵权。但是，尚不清楚这些论点是否是累积性的，还是每个论点是否分别证明了将此类活动限定为商标侵权的理由。我们认为，后一种立场是正确的，法院的推理应被解释为过多。

考虑到上述情况，还有待观察国家法院（首先是布鲁塞尔上诉法院）如何适用欧洲法院的判决。无论如何，围绕去品牌和重新品牌问题的问题很可能会在未来一段时间内仍然存在。