【案例】杭州张小泉集团有限公司诉上海张小泉刀剪总店商标侵权纠纷案〔1〕

（一）案情简介

原告杭州张小泉集团有限公司（杭州张小泉）与被告上海张小-泉刀剪总店（上海张小泉）之间围绕着“张小泉”标志而发生的纠纷由来已久。“张小泉”生产刀剪的老字号，始创于清康熙二年（1663年），杭州张小泉的前身于1964年注册了“张小泉”商标。该商标于1997年被认定为驰名商标。上海张小泉成立于1956年，自成立以来即在其名称中使用“张小泉”标志。1999年3月，原告曾对被告和主要由被告投资设立的“上海张小泉刀剪制造有限公司”提起诉讼，称两被告的企业名称及产品标识中使用“张小泉”文字构成了对原告“张小泉”注册商标及驰名商标的侵权。基于“张小泉”的发展历史以及被告企业名称登记早于原告取得商标注册等原因，上海市第二中级人民法院于2004年1月12日作出判决，认定被告的使用不构成侵权，驳回了原告的起诉。但法院同时要求被告刀剪总店应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，不得在企业转让、投资等行为再扩展使用其“张小泉”字号，被告刀剪总店对刀剪公司不持有股份时，刀剪公司不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。在二审时，该判决得到上海市高级人民法院的维持。

在上海高院终审判决之后，杭州张小泉发现，上海张小泉并没有按照前述要求规定使用其企业名称，仍在产品包装上突出使用“上海张小泉”字样。杭州张小泉遂向杭州市中级人民法院提起诉讼。

（二）本案涉及的知识点

“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的理解与适用。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第52条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权:

1.未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

2.销售侵犯注册商标专用权的商品的；

3.伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

4.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

5.给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《商标法实施条例》第50条有下列行为之一的，属于商标法第52条第（5）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

1.在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

2.故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条下列行为属于商标法第52条第（5）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

1.将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

2.复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

3.将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

（四）当事人意见及理由

原告诉称，被告违法突出使用“张小泉”标志，造成原、被告产品，原告商标和被告企业名称的混淆，导致消费者在生产者主体上产生了混淆，使消费者误将其认作杭州张小泉或认为其与杭州张小泉有某种特殊的联系，侵犯了原告驰名商标的合法权益，请求法院依法予以制止。

被告辩称，上海，'张小泉”是企业字号，属于正当行使自己的权利，不构成对原告驰名商标的侵权，请求法院依法驳回原告诉讼请求。

（五）法院的判决结果及理由

一审经审理认为，被告简化和突出使用企业名称构成侵权，要求被告赔偿损失并赔礼道歉。被告不服，提起上诉，被二审法院驳回。

（六）评述

1.概述

在司法实践中，商标侵权行为的形态是多种多样的，而且会随着经济社会的发展与变革而不断变化。因此，商标法明确地将上述四种行为规定为侵权行为外，还有规定了一个所谓的“兜底受款"，即第52条第（5）项“给他人的注册商标专用权造成其他损善的”。

很显然，这是一项弹性极大的规定。“其他损害”究竟是什么含义，以何种标准和方法来判断所谓的“损害”，这些问题从第52条第（5）项本身是找不到答案的。这就容易使商标管理工作人员和法官拥有过大的自由裁量权，不利于保持法律的统一性和严肃性。为此，商标法实施条例和最高人民法院司法解释对哪些行为属于第52条第（5）项规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”行为进行了明确规定。

《商标法实施条例》第50条规定了两种情形：（1）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；（2）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条规定了三种情形：（1）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；（2）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；（3）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

2.商号与他人商标的冲突

本案涉及的是最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条所规定的第一种情形，即将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。近年来，随着市场经济体制的建立及市场竞争的不断加剧，企业名称或字号与商标之间的冲突越来越多，本案中杭州张小泉与上海张小泉之间围绕着“张小泉”标志而发生的纠纷，是非常有代表性的。本案的处理结果对于此类冲突的解决也有很好的借鉴作用。

在本案手，上海张小泉成立于1956年，杭州张小泉在1964年注册了“张小余”商标。单从时间上看，上海张小泉以“张小泉”为字号的时间要早于杭州张小泉取得“张小泉”商标注册的时间。从这个角度上看，上海张小泉对“张小泉”标志享有的字号权或名称权属于“在先权利”，应具有对抗在后获得注册的商标的效力。但是，在这里我们还必须要考虑另一个因素，杭州张小泉以“张小泉”为字号的时间要早于上海张小泉，虽然即使搂照我国现行的企业名称管理及保护制度，杭州张小泉的字号权或名称权不具有对抗上海张小泉的字号权或名称权的效力，但是，上海张小泉对其“张小泉”标志的使用应限制在一定的范围之内，具体来说，其一，上海张小泉对“张小泉”标志的使用不应导致主体上混淆，使消费者误将其认作杭州张小泉或认为其与杭州张小泉有某种特殊的联系；其二，上海张小泉对“张小泉”标志的使用不应导致产品来源的混淆，使消费者误将其生产或经销的刀剪产品认作杭州张小泉生产的产品。当然，杭州张小泉在使用“张小泉”标志时也应受到一定的限制，应避免与上海张小泉发生主体上的混淆。

在本案之前，杭州张小泉已在上海对上海张小泉提起过诉讼。针对该案，最高人民法院作出过一个批复，指出：“考虑到本案纠纷发生的历史情况和行政法规、规章允许企业使用简化名称以及字号的情况，上海张小泉刀剪总店过去在产品上使用'张小泉'或'上海张小泉’字样的行为不宜认定为侵犯杭州张小泉刀剪厂的合法权益。今后上海张小泉刀剪总店应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称。根据这一批复的精神，上海第二中级人民法院在认定上海张小泉不构成侵权的同时，要求上海张小泉应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号。该判决得到了上海高级人民法院的维持。

在上述判决生效之后，杭州张小泉发现上海张小泉并未按照上述判决的要求规范使用其经核准登记的企业名称，遂向当地法院提起本案诉讼。由于本案涉及的行为是上海张小泉在其产品上使用“张小泉”字号的问题，因而应适用最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条第（1）项的规定。根据该项规定，构成侵权的行为应同时具备三个条件：第一，企业的字号与他人注册商标相同或者近似；第二，该字号在相同或者类似商品上突出使用；第三，容易使相关公众误认。其中，字号与注册商标的相同或近似的认定，与商标相同或近似的认定基本上没有多大区别，因此这里就不再进行讨论。

适用最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1条第（1）项的关键在于如何认定被告的“突出使用”。“突出使用”的文字意义就是以彰显企业字号较能引起公众注意的方式使用。一般情况下对于字号的突出使用是通过凸显字号、字体、颜色等诸要素使相关公众在视觉上产生深刻印象，弱化本身商标和企业名称权的其他诸如公司行政区划等要素实现的。这一点在天津狗不理包子饮食公司诉哈尔滨天龙阁饭店、高渊侵犯商标专用权纠纷再审案〔1〕中有所体现。该案中黑龙江高院认定被告使用“狗不理”标识方式不当，在其判决理由中指出：天龙阁饭店门上方悬挂的牌匾中间大字是“天津狗不理包子”上是“正宗”，下是“第四代传人高耀林，第五代传人高渊”均为小字。由此我们可以看出，通过字体大小的设定，可以起到突出字号的作用，这便属于一种突出使用。在张小泉案中，一审法院认定侵权的理由是，在上海市高级人民法院作出生效判决并要求上海张小泉刀剪总店规范使用其经核准登记的企业名称之后，被告仍在其产品包装盒侧面及刀身上显著、醒目地标注了“上海张小泉”字样，而且与其“泉”字牌商标相比，“上海张小泉”几个字颜色深、字体大，显然是弱化其本身商标而随意简化并突出使用其企业名称字号，“容易造成原、被告产品，原告商标和被告企业名称的混淆”。

另外的一个问题就是对于造成混淆的标准的确定，如何认定对于企业字号的突出使用是否导致了相关公众的误认。我们认为在认定误认时应当考虑公众是否会因突出使用行为而导致对于有关商品或服务的来源发生错误认识，即消费者可能错误认为商品或服务来自同一企业或有关联企业。在富春茶社诉某区二招商标侵权、不正当竞争纠纷案〔2〕中体现了这一点，法院认定被告的经营项目与原告的注册商标核准的类目相同，且原告的注册商标在省内知名度较高，“该行为足以使相关公众尤其是相关消费者产生误认，认为该商品系原告所提供或与原告存在其他联系”，因此判定被告侵权成立。

司法实践中，判断商标是否混淆，有以下三个重要原则：第一，隔离观察比较，即将观察对象隔离开来进行单独观察，不借助于对比两个事物进行观察。因消费者大多凭借购物经验或者广告留下的印象作出选择，由于记忆并不一定非常准确和完整，如果以对比观察进行判断,与实际情况会存在出入，这就降低了判断混淆的可能。第二，整体观察比较，即依靠整体印象进行观察和判断，对于细微的部分可以不予考虑。第三，要部观察比较。由于消费者记忆不完全，一般只会记住最显著部分，对此，仍然能引起混淆。

3.商标法第52条第（1）项的适用问题

在本案中，由于上海张小泉在相同产品上“突出使用”了“张小泉”标志，被一审认定构成商标侵权。在实践中，除了将他人的注册商标作为企业名称并加以突出使用外，还有诸如将他人商标作为商品名称或装潢，以及注册为域名等各种行为。根据商标法实施条例和最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释的规定，法院可以适用商标法第52条第（5）项，将这些行为认定为侵权行为。

不过，我们注意到，在涉及这些其他侵权行为时，尤其是将他人注册商标作为企业名称或商品名称、装潢的行为，有些法院并不是适用第52条第（5）项，而直接适用第51条第（1）项。我们认为，我国商标法第52条第（1）项的规定存在着一定的问题，在立法技术上是有缺陷的。具体来说，该项把构成侵权的标志限定为“与其注册商标相同或者近似的商标”，而不是一般意义上的“标志”。这就给司法实践带来了不少的麻烦，在一些情况下，被控侵权的一方往往会主张其并不是作为商标在使用，而是作为企业名称、商品名称或装潢。现在虽然已经将这些行为纳入第52条第（5）项，但有些问题并没有得到根本解决。我们认为，比较彻底的办法是在将来修改商标法时按照TRIPS协定第16条第1款的模式修改第52条第（1）项的表述方式，将“与其注册商标相同或者近似的商标”改为“与其注册商标相同或者近似的标志”，并增加混淆的可能性的要求。这样，法院就无须再去考虑行为人是将该标志作为商标使用还是作为企业名称、商品名称或装潢，还是作为域名注册，只要属于在相同或者类似商品上使用与他人注册商标相同或者近似的“标志”，并且存在着混淆的可能性，即构成商标侵权。

当然，在目前情况下，法院实际上也可以对第52条第（1）项中的“与其注册商标相同或者近似的商标”一语进行扩大解释，以涵盖与他人注册商标相同或近似的企业名称、商品名称或装潢、域名等标志。具体来说，按商标法第8条的规定，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志”，都可以作为商标申请注册，当然也都可以作为商标使用。可以作为商标的标志的范围是非常广泛的，自然人的姓名、企业名称、产品的特有名称、商业口号、商业外观、域名等都可以作为商标注册和使用，只要它们符合商标法的有关规定。因此，在商标法上，所谓商标并不仅仅是那些被人们称为“商标”的标志，也不仅仅是使用者意在作为商标使用的标志，而是指“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开”的标志。在此意义上，将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业名称并且在相同或类似商品上使用，或作为商品名称、装潢使用，只要能够起到商品来源的识别作用，即可认定为商标法意义上的商标，而无须考虑使用者的目的或意图。实际上，从理论上说，商标的识别作用从来都不是根据使用者的目的或意图来考察的，而是根据消费者或购买者的理解和认识来考察的。

（七）对本案的思考

1.在什么情况下对商号的使用会构成“突出”使用？

2.如何理解所谓的商标权与商号权之间的冲突？