【案例】句容煤厂诉柏某商标侵权案

（一）案情简介

柏某经营的“美味饭店”位于著名的道教圣地——茅山风景区内，由其丈夫王某用当地农家自养的草鸡、草鹅（当地方言称“老鹅”）腌制的咸鸡、咸鹅自1995年开始就作为饭店一道风味菜肴，同时也兼作外售。由于柏某经营的“美味饭店”所销售的咸鹅、咸鸡口味好，王某及其腌制的老（草）鹅、草鸡有了一定声誉，逐渐成为远近闻名的具有地方特色的一种风味腌制食品。至2001年，柏某以茅山特产开始批量出售印有“茅山老鹅”、“茅山草鸡”字样包装袋的鹅、鸡腌制品。2001年5月26日地方报纸《句容日报》以“王某小手艺打开大市场”为题，报道了“美味饭店”制作、销售“茅山老鹅”的有关情况。句容市某厂（下称某厂）于2002年11月向国家工商行政管理局商标局申请注册“茅山”文字商标，核定使用商品第29类，即板鸭、家禽等。某厂发现柏某制作的鹅、鸡腌制品外售包装上印有“茅山老鹅”、“茅山草鸡”字样，某厂遂以商标侵权为由，向法院提起诉讼。

（二）本案涉及的知识点

注册商标含有地名的，商标专用权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地理来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。

除各自使用的地名文字相同外，如果商品名称与使用特殊的字体、形状等外观的注册商标构成相同或者近似，或者注册商标使用的地名除具有地域含义外，还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义（即第二含义），则不属于合理使用。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第10条第2款县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

第52条第（1）项、第（5）项未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的；给他人的注册商标造成其他损害的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

商标法实施条例第50条第（1）项在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的属于商标法第52条第（5）项所称侵犯注册商标专用权的行为。

第49条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

最高人民法院对辽宁省高院《关于大连金州酒业有限公司与大连市金州区白酒厂商标侵权一案的请示》答复I（2004）民三他字第6号1:注册商标含有地名的，商标专用权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地理来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。但是，除各自使用的地名文字相同外，如果商品名称与使用特殊的字体、形状等外观的注册商标构成相同或者近似，或者注册商标使用的地名除具有地域含义外，还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义（即第二含义），则不在此限。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，“茅山”文字商标是我公司申请注册的商标，被告未经我公司许可在同类产品——腌制老鹅上使用茅山商标和装潢，侵犯了原告的商标专用权，请求判令柏某停止侵权，销毁含有“茅山”字样的侵权包装物、广告板，并登报赔礼道歉、消除影响；同时赔偿损失20万元。

本案被告柏某辩称，在原告建厂之前饭店就一直将茅山老鹅作为商品的名称使用，属于正当使用，不构成商标侵权。其在自己的商品上使用的商标是“天贵”，而原告的商品上使用的是“农家”商标，不会产生混淆。而且茅山是地名，“茅山老鹅”是茅山地区的传统特色食品，原告把大众知晓的地名、商品的通用名称注册为商标，具有阻止其他厂家使用茅山老鹅这一通用名称的不正当竞争故意，依法应予制止，所以原告要求判令赔偿损失20万元既无事实依据，也无法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院经审理认为，“茅山”系地名商标。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第49条的规定，注册商标中含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，柏某在其生产、销售的产品包装上使用“茅山”字样是一种正当使用，不会误导公众，其行为并不构成对原告注册商标专用权的侵犯，据此驳回原告的诉讼请求。

（六）评述

1.关于地名商标的保护

首先，根据国际惯例，地名原则上不得作为商标使用，如果将地名作为商标为一家企业或个人所独占，则会妨碍他人将该地名作为地理标识的使用，或使商标具有地理欺骗性。我国现行商标法第10条也明文规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。如何理解“地名具有其他含义”？我们认为应结合地名一般不得作为商标注册使用的原因来理解，地名的主要功能在于标识产品或服务的地理来源，本身并不具有显著性，因而不能起到商标的区别不同生产者和经营者的作用。因此，地名具有其他含义应理解为，该地名具有明显有别于地名的、明确的、易于为公众所接受的含义，就是说该第二含义应当强于地名本身含义，从而足以使该地名起到商标所应具有的标识性作用。因为，从商标的本质特征是标明商品及服务的来源，以便他人在选择商品或服务时不至于产生误认、混淆。美国传统商标保护理论以职责混淆为核心，认为标记本身并没有意义，只有在和特定商品和特定的商誉相联系时才值得保护。商标只是提供一种信息，降低消费者搜索商品的成本，因此，关键是保护公众，而不是商标所有人，充其量是在保护公众获取正确信息意义上保护商标所有人。因此，当某一商标成为质量保证的代名词时，商标权人对该商标的使用除为标明来源外，更多的是彰显商品或服务的质量保证。地名商标表现得尤其明显，商标权人通过自己的商业努力使其商标成为某一产品的化身时，该商标中的地名已不再仅是一个地理名称，而成为商品质量与信誉的象征。正如我们在解读“茅台”地名商标时，消费者第一反应是作为商品的“茅台”白酒，而那个远在贵州的小镇名则处于次要的地位；国外消费者在接触“青岛”这个地名商标时，第一反应也是作为商品的“青岛啤酒”，而中国的海滨城市——山东省青岛市处于次要的地位。相反，国家商标局拒绝美国华盛顿苹果委员会注册“华盛顿及图”、“WASHING?TON及图”商标申请，就是基于其属于公众知晓的地名，禁止作为商标的理由。一方面，对本身具有公共性的词汇过度地垄断使用，会影响社会经济生活的正常秩序，从而背离商标制度的宗旨。另一方面，在商标有效期内，权利人享有积极行使和排除他人妨害的权利，对他人超出善意正当范围的使用行为，依法要求制止的请求应受法律保护。本案中，茅山镇行政区划上作为一个小镇，还没有其作为道教圣地的——茅山道观有名，也没有近代以茅山区域作为新四军江南第一个抗日根据地影响大。但由于“茅山”文字商标已经被我国商标管理机关核准注册，且尚在有效期内，故某厂对该注册商标享有专用权，依法应在第二含义范畴内保护。

其次，科学界定地名商标的专用权保护范围。TRIPS协议第17条规定了商标专用权进行限制的条款，各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。该条举例说明了例外的一种情况——合理使用描述性词语，但这显然不是唯一的例外。我国商标法实施条例第49条规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》中第9条规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”因为，在同一行政区域内相关生产者、经营者从表明产品来源地或者服务提供地的角度，当然有权使用地名，可以理解为一种自然的“权利”。从地名及地名有关的权利的形成时间来看，地名一般均早于依附于地名或与地名有关联的其他权利的产生时间。也就是说一般是先有地名，后有与地名有关的其他权利。地名作为标注自然形态、地理区域的符号，本身就具有公共性的词汇，从而使得地名商标的显著性比普通词汇商标的显著性要弱。地名标示的地理区域越广，被公众使用的几率越高，公共色彩越浓。对地名商标拥有者来说，地名在作为商标使用时，其独占性保护范围应当受到;定的限制。同时，对地名所属区域的生产者或者经营者（以木简称为地缘主体）而言，在地名形成的同时，也就是说，在地名产生的同时，法律也就默认了不特定的地缘主体自然而无需授权地拥有了此项权利。其特点为：在地名形成后至该地名消亡的任何时间段内，主体不分时间先后、平等地享有权利，不因主体实际行使权利时间的不同而有所差异。地缘主体与地名间的这种实质性联系是自然形成的客观地缘关系，并不因为地名被注册为商标后就遭到否定、割裂。因此，商标法第10条规定了地名商标一般不予注册的原则，即使注册成为商标也要受到限制，在商标法实施条例第49条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，或者直接表示商品的主要来源，以及含有地名等情况，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，从法律层面上予以了明确。

此外，从商标的显著性考虑，“茅山”作为著名的道教圣地和新四军抗日根据地，其地名的固有涵义，弱化了其作为食品商标的显著性，或者说“茅山”作为地名的知名度明显高于其作为商标的知名度。某厂在法院诉讼期间未提供证据证明因其大量宣传和使用而使“茅山”与板鸭、家禽等商品间建立了更为特定的联系。所以说，商标专用权的保护与其他生产、经营者在其生产或者经营的产品上标示产地的权利并不矛盾。一方面，“茅山”商标的存在不会导致行政区域内的企业正常标示厂名、厂址或产品来源的权利；另一方面，该行政区域内企业正常标示厂址、厂名或产品来源，也不会导致“茅山”商标丧失显著性，也不易产生混淆。

综合上述因素，法院认为，原告经营的美味饭店位于茅山地区,原告在其生产的“老（草）鹅”、“草鸡”商品名称前注明“茅山”，只是标明该商品的产地来源，而非将“茅山”字样特定化，作为商品的标识使用是正确的。'

2.柏某善意使用“茅山”不构成商标侵权

注册商标显著性较弱，决定法律对其保护有一定的限度，但只是给其他经营者善意、正当的使用预留适当的空间，而决不意味着要从根本上否定注册商标的效力。商标按通常理解即是表明商品及服务来源的标识，防止消费者产生误认或混淆。在地名商标没有被注册前，行政区域内的生产或经营者如何在商品或服务上标示，没有任何限制，只要遵循商业活动的诚实信用和善意惯例，则为正当；而有了地名商标后，由于地名商标有一定的专用权，行政区域内的生产或经营者在商品或服务上标示地名，其方式应当受到一定的限制。即应当规范标示，不得恶意使用地名。被告在“茅山老鹅”、“茅山草鸡”食品包装袋上对“茅山”商标的使用，是构成原告主张的《中华人民共和国商标法》第52条第（1）理规定的商标侵权行为，还是法定的合理使用？可以从以下三方面重量：（1）其使用是否为了描述自己的商品或服务；（2）其使用是否善意的、合理的；（3）其使用是否描述性的而非商标意义上的使用。

主观上，被告不具有使其生产、销售的产品与本案“茅山”商标标识的产品相混淆并导致消费者误认的意图，其使用是善意和合理的；原告享有的是“茅山”注册商标；被告享有的是“天贵”文字商标。两者的注册商标不仅在视觉上有较大差异，而且在文字、读音以及含义上也不相同和不近似。被告在其商品的包装箱上使用自己“天贵”商标的同时，在食品包装袋上使用了“茅山”的文字，该使用属于描述意义上注明产地出处和来源的使用，而非商标意义上是使用；只要在相关公众施以一般注意力后，对该包装袋内食品的来源与原告“茅山”商标的食品来源就不会产生混淆和误认，故被告使用“茅山”文字不存在搭乘原告“茅山”品牌、侵犯原告注册商标专用权的故意。客观上，一般公众只要施以一般注意力，就不易对被告经营的“美味饭店”出售的“茅山老鹅”、“茅山草鸡”系列风味腌制食品与原告“茅山”注册商标板鸭、家禽等腌制食品产生混淆和误认。所以，原告关于被告在其食品包装袋上、广告宣祷板上使用“茅山”文字已构成对其“茅山”注册商标专用权的侵犯的主张没有事实依据。故法院认为，“茅山”作为地名的知名度远远高于作为商标的知名度，且在茅山地区，“老（草）鹅”、“草鸡”这种腌制食品已成为当地的土特产。因此，消费者在识别这类商品时，往往会结合生产者及其他相关标识等一系列因索加以区分。被告不具有使其生产、销售的产品与本案“茅山”商标标识的产品相混淆并导致消费者误认的意图，亦没有证据证明消费者将柏某生产的鹅、鸡产品误认是正确的。

就在本文成文之际，遇到两件欣慰的事：一是最高人民法院已经在个案批复中明确：注册商标含有地名的，商标专用权人不得禁止地名所在区域的其他经营者为表明地理来源等正当用途而在商品名称中使用该地名。但是，除各自使用的地名文字相同外，如果商品名称与使用特殊的字体、形状等外观的注册商标构成相同或者近似，或者注册商标使用的地名除具有地域含义外，还具有使相关公众与注册商标的商品来源必然联系起来的其他含义（即第二含义），则不在此限。二是我们近日到茅山观光时，发现“茅山老鹅”已经成为当地有名的土特产，并形成一定的生产、销售规模，且有形成商品通用名称（当地腌制风味草鹅的通称）的趋势。如果当初法院判决地名商标侵权，其后果又会怎样呢？！不禁感慨：法院的一纸判决，解放和带动了一个产业，这也许就是知识产权的魅力，也是法官们当初所期望的吧。