主要知识点

知识产权不侵权诉讼属于舶来品，我国民事诉讼法对此没有明确规定，人民法院是否受理一直存有争议。其中关于不侵权诉讼的条件有哪些，被告不出庭是否能够判决原告不侵权成立，作为被告的知识产权权利人利益如何得到充分有效的保护，都存在争议。随着最高人民法院关于专利不侵权能够受理的批复后，关于商标、著作权要求法院确认不侵权诉讼也随之大量产生。起诉的条件有哪些、如何审理、如何认定等诸多问题需要探讨。

【案例】社会科学出版社请求确认不侵犯沃恩公司商标权纠纷案

（一）案情简介

2003年中国社会科学出版社（下称社会出版社）与张女士签订了图书出版合同，出版张女士选择翻译的19本已进入公共领域的波特女士创作的彼得兔丛书（下称“该系列作品”），出版社出版了该系列作品的中英文对照本图书共四册（下称“该系列图书”）并使用了波特女士创作的全部插图。出版社在该系列书的封面、书脊上使用T“彼得兔系列”，在封面、书脊及书内的页码处使用了一幅彼得兔绘图（下简称“彼得兔图”）。波特女士是英国著名童话作家，她在1902-1913年间创作了彼德兔等一系列童话故事，并亲手绘制了童话故事中的所有插图，这些故事和栩栩如生的插图在一个多世纪以来一直深受小读者们的喜欢，在欧美国家流传甚广。波特女士已经于1943年去世，根据我国《著作权法》，其创作的童话故事和插图应当自1994年1月1日起进入公有领域。事实上，该系列童话作品在世界上其他很多国家也已经相继进入公有领域。英国费德里克，沃恩有限责任公司（下称沃恩公司）是第一家获得波特女士许可出版其童话故事的出版商，而且在一个多世纪的时间里一直出版着各种版本的彼得兔系列童话故事。沃恩公司在波特女士创作的几十幅插图即将进人公有领域的1993年6月，在第16类上申请注册商标（其中包括前述社会出版社选用的彼得兔图）被核准；后在1996年，又申请注册“比得兔”文字商标，被核准使用的商品包括“书籍、杂志、连环漫画杂志、印刷品、印刷出版物、文具、图画、海报、明信片”等。该系列图书在中国出版后一个月，沃恩公司以前述使用侵犯了其在第16类注册的“比得兔”文字商标及“彼得兔图”图形商标商标权为由向工商机关投诉及向经销商发函，西城区工商分局接到举报后立案查处了出版社，经销商也因此公告停止销售。在此情况下，出版社如继续发行该系列书，不仅需要向各经销商做大量说明工作，而且会让各经销商面临被被告指控侵权的危险，出版社不得不被迫中止销售。为此，2003年6月10日出版社向人民法院提起诉讼，请求确认其产品不构成商标侵权。

（二）本案涉及的知识点

知识产权不侵权诉讼的相关问题；商标不侵权诉讼的界定及其处理。

（三）与本案有关的现行法规

民事诉讼法第3条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

第108条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

最高人民法院在批复江苏省高级人民法院《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》中，明确：由于被告的发函称原告有侵权的行为导致与本案有直接的利害关系；原告在起诉中有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院的受案范围并且有管辖权，因此人民法院对本案应予受理。

（四）当事人意见及理由

原告诉称，被告以对已经进入公共领域的著作权作品享有商标权为由，先后向我国工商机关检举查处我社的正当出版物；并且向相关图书经销商发出警告信，要求它们不得经销我社的正当出版物，已经严重影响我社的正常经营活动，为此，请求法院确认我社出版的涉及“彼得兔”的11件作品不构成商标侵权。

被告辩称，原告起诉不符合法律规定，请求法院驳回其起诉。

（五）法院裁判结果及其理由

法院认为，按照我国著作权法的规定，著作权保护期为作者及其死亡50年。波特女士于1943年去世，自1994年1月1日起，其作品在中国已进入公有领域，任何人均可以自由使用。根据我国商标法的规定，虽然被告对其注册的11个商标享有专用权，但由于被告注册的上述商标文字和图形均来源于波特女士的作品，直接标识了作品的内容，而波特女士的作品已经进入公有领域。因此，被告对这些商标享有的专用权将受到一定的限制，即不得以其享有的上述商标专用权为由阻碍他人对波特女士的作品的正当使用。按照出版行业的惯例，在对多篇作品进行汇编而成的系列丛书中，可以选择其中一个作品的名称作为整个丛书名，故原告选择“彼得兔”为丛书名称符合行业惯例，属于对作品内容的直接表述，该行为并不侵犯被告的涉案商标专用权。

(六)评述

1.不侵权之诉的法理依据

(1)国外相关规定的借鉴。对于确认不侵权的案件，国外又称为“宣告性判决”。按照TRIPS协议第44条第2项规定的相关内容：在其他情况下，应适用本部分规定的救济，或者如果这些救济与成员的法律不一致，应当采取宣告判决和充分的补偿。对此的权威解释是，“在其他情况下，可以获得第三部分所规定的通常的救济，但是与有关国家的法律相抵触的除外。在此情况下，救济可限于宣告性判决，以及给付充分的赔偿。按照布莱克法律辞典的解释，宣告性判决是指即使没有进一步的救济，但对当事人的权利和地位有法律约束力的判决”。对于设立该程序的目的，许多法学专家评价：“宣告判决法案的立法目的在于将潜在的被告从达莫克斯之箭的威胁之下解除出来，这种威胁来自于意在干扰其对手，对手以起诉相威胁，但是何时启动诉讼完全取决于对手——也许对手永远不起诉。该法案允许处于如此情景的当事人，在一旦敌对情形明确而且利益冲突变得现实和紧迫时，通过宣告式判决的诉讼对可能增加的损害提前采取行动。不侵权之诉在国外还有很多条件限制，比如美国的判例要求，提出宣告式判决诉讼时必须有“确实的争议(actualcontroversy)”。如果仅仅是某人可能在未来受到不利影响而并没有实际受到威胁，则并不产生要求宣告式判决的前提条件——确实的争议。这一点在我国未来司法实践中无疑也值得探讨。此外，国外的宣告式判决的范围不仅仅适用于民事侵权案件，还适用于对一些退休金计划的限制条件提出的诉讼，对政府义务的宣告，对分期购买财产是否符合特定条件的宣告等。

(2)我国相关的法律、司法解释的规定。我国民事诉讼法规定，当权利人的权利受到侵害时，可以向人民法院提起诉讼，要求侵权方停止侵权行为、赔礼道歉、赔偿损失。作为市场竞争策略，权利人可以通过向被控侵权方或其经销商发出内容为该产品属于涉嫌侵权产品的警告信函的方式，以达到阻止竞争对手的商品进入市场的目的。如果权利人通过该方式滥用其权利，造成了被控侵权人的行为是否侵权处于不确定状态，甚至直接或者潜在地影响其合法权益，被控侵权方如何取得法律救济？相关法律规定并不明确。司法实践中，通常做法是被控侵权方等到权利人起诉后，才能提起不侵权的答辩；或者可以提起原告侵犯其商业信誉的反诉，要求权利人对滥用权利给其造成的损失予以赔偿。如果权利人没有选择起诉，而是通过警告信或其他方式干扰被控侵权方的产品销售，被控侵权方往往处于一种极为被动的状态中，他们既不知对方何时起诉，也难以对自己行为是否合法作出准确评估。“一方面存在实体权利是享有诉权的前提，如给付之诉;但是没有实体法上的权利也同样有诉权，如否定的确认之诉；请求人本身并不享有实体法上的权利，其只是请求法院确认某种法律关系事实上是不存在的，故实体权利不是享有诉权的前提。请求人为了使自己的行为和经营处于合法稳定的状态，避免涉诉和减少可能的救济赔偿，向人民法院提起确认之诉，应该说这种确认的结果与其利益息息相关。依据有利益即有诉权的民法理论，被警告人完全可以基于自己的诉权，请求人民法院对不确定的法律关系进行确认。”故本案是因为警告信的行为而使当事人双方存在是否侵权的争议，人民法院完全可以受理被警告人的起诉，进行是否侵权的确认。即使没有警告信，当事人主动向法院提起诉讼，要求就其已经实施的行为或者将要实施的行为的合法性进行裁量也是可以的，国外也有很多类似的案例。如美国著名的“超级法律公司”直接诉请法院，要求确认其出版的CD-ROM中使用了一部分著名的联邦法院判例出版商“西方公司”法律报告部分内容的行为不构成侵权就很具有典型意义。我国民事诉讼法第108条规定了起诉必须符合的条件是：原告与本案有直接的利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第"I条进一步规定，对于符合第108条规定的起诉，人民法院必须受理。在最高人民法院批复江苏省高级人民法院《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》中，对要求法院确认不侵权的构成要件明确：由于被告的发函称原告有侵权的行为导致与本案有直接的利害关系；原告在起诉中有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实理由；属于人民法院的受案范围并且有管辖权，因此人民法院对本案应予受理。

(3)不侵权之诉的构成要件。结合审判实践，其构成要件一般掌握：一是原告受到了权利人明确的侵权警告或声明，使原告处于权利不稳定的境地，不提起确认不侵权之诉将使原告合法权益受到或可能受到损害；二是侵权警告或声明系享有知识产权的被告所为；三是原告请求确认不侵权的客体必须明确，没有明确的客体内容，没有被控侵权对象，也将因欠缺诉的利益以及诉的要素，而不构成确认不侵权之诉；四是权利人未向人民法院起诉或纠纷未经行政部门处理，当事人已就某事项提起诉讼后，就同一事项再行提起其他诉讼的，法院不应受理。结合本案争议的事实，社会出版社由于沃恩公司的投诉,致使其被置于商标侵权的潜在被告威胁中。同时社会出版社由于经销商收到被告的警告信威胁，被迫中止对彼得兔系列书的发行销售，直接损失已经产生，明确形成了利害关系。如果社会出版社按以往的惯常做法，只能等待沃恩公司向法院起诉或工商机关作出决定，再进行抗辩，不仅在抗辩程序上将增加时间及资金成本，而且即使最终赢得法律上的胜利，却很可能已失去了抢占市场的先机。因此，为了取得主动，社会出版社在沃恩公司向法院提起诉讼之前，主动提起确认不侵犯商标权之诉。由于当事人起诉仅仅解决的是出版行为是合理使用而不构成商标侵权的确认之诉，因此对于丧失市场和经销商等的损失问题并无涉及，因此法院根据不告不理原则，对此不予理涉。

2.不侵权之诉的认定及处理

(1)审理过程中，对于本案的实体处理分歧明显：一种意见认为，沃恩公司的商标机构行政审查授权在有效期限内，其商标专用权应当受到法律保护，社会出版社使用商标的行为构成商标侵权，依法应当承担侵权责任。另外一种意见认为，社会出版社不构成侵权，其使用属于合理使用且非商标意义上的使用。如果因为沃恩公司将进入公有领域的波特作品的角色名称、插图注册商标，并因此有权以其拥有的注册商标专用权禁止其他人在波特作品彼得兔图书上使用原作中的插图，显然是对社会公共利益的损害。

《民法通则》第7条规定，民事活动应当尊重社会公德，不得损害社会公共利益。该法第58条同时规定，违反法律或者社会公共利益的民事行为无效。根据《民法通则》的相关规定，结合本案，当商标专用权与社会公共利益冲突时，商标注册人的专用权应当让位于社会公共利益，其权利范围应当受到一定限制。正如美国法官Holmes所云：“商标权只是用于阻止他人将其商品当作权利人的商品出售，如果商标使用时只是为告知真相而并不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。因此，法院对于商标禁止权的范围进行解释时，应当考虑公共利益，保护范围不应该延及已经进入公有领域的著作权作品；商标注册人或权利人无权禁止他人正当使用已进入公有领域的著作权作品。既然原著作权保护的作品已进入公有领域，任何人都有权自由使用原作品。这时，商标注册人的专用范围不应阻碍人们对共有作品的正当使用。如果允许商标注册人限制他人使用原作品的方式，则实质上又给予了商标注册人一种大于著作权的特权，实际上这种特权是建立在损害公共利益的基础之上的。沃恩公司用商标专有权变相地延长了著作权的专用权保护期限，同时也是对法定的著作权权利保护期限制度的挑战。因此，社会出版社明确提出，如果对此予以保护，面临的是将作者个体利益置于社会公共利益之上还是对此进行权利限制的一种价值取向的全面衡量。实际上，作为版权法的起源——《安娜法》在颁布之初便明确宣称，“此法的目的是为促进科学技术之进步”，同时明确版权保护期届满后作品即具有公共属性；就是说给予作者有时限的垄断保护权利，来促进作者创作更多作品，以促进科学技术的进步，使得全社会从中得到好处。该观点后被继承在大西洋彼岸的美国宪法当中，并且一直延续至今。根据版权保护相当发达的美国法律对迪斯尼公司作品“米奇老鼠”的保护，就可以看出版权保护期届满后应无条件进入公共领域。最终，迪斯尼公司是通过游说国会通过被称为“米奇老鼠保护法”的SonnyBono版权保护期限延展法，将版权保护期延展为作者有生之年加70年来实现保护的。显然，迪斯尼公司自己并不认为其版权失效后，可以通过其他法律（包括商标法）来继续其对米老鼠形象的垄断。另外，必须明确，作为下位法的美国商标法和反不正当竞争法（兰哈姆法）对商标的保护当然不能违反上位法美国宪法对版权所设定的限制。

(2)出版社出版行为及著作权使用的正当性。社会出版社使用“彼得兔系列”及彼得兔图是为了配合描述波特女士作品的内容特征，因为人们一旦提起波特女士写的多个故事，常称为“彼得兔故事大全(TheTaleofPeterRabbit)'\"彼得兔和他的朋友们(PeterRabbitandHisFriends)",甚至直接称为“彼得兔”(PeterRabbit)。“彼得兔”已成为人们对波特作品的代称和标志，甚至于人们将波特居住的英国湖区称为“彼得兔”的家乡。因此，出版社翻译出版进入公有领域的作品，将插图与文字一并使用，符合著作权法的规定。需要说明的是，社会出版社使用彼得兔书的内容包括插图属于使用进入共有领域的作品，无可厚非。但是要区分作品内容与出版社封面装帧之间存在的区别；对于沃恩公司作为出版商对书的封面设计，特别是其中独特具有区别功能的图形设计(可以作为商标进行注册，这也是沃恩公司在我国获得商标保护的基础)包括彼得兔书系列设计部分，就要着重分析其是否已经在消费者心目中与沃恩公司联系起来，造成混淆。据查明的事实，出版社在显著的地方使用了自己的文字及图形商标明确标示了该系列图书的出版者身份，不会导致与本案涉及的彼得兔商标注册人沃恩公司与社会科学出版社两个出版商之间的混淆。社会出版社使用“彼得兔系列”文字及彼得兔图，并未起到标示图书的出版社来源的作用，而是介绍图书插图的合理使用行为，并非商标意义上的使用。所以法院认为，根据我国商标法的规定，虽然被告对其注册的11个商标享有专用权,'但由于被告注册的上述商标文字和图形均来源于波特女士的作品，直接标识了作品的内容，而波特女士的作品已经进入公有领域。因此，被告对这些商标享有的专用权将受到一定的限制，即不得以其享有的上述商标专用权为由阻碍他人对波特女士的作品的正当使用。法院判决按照出版行业的惯例，在对多篇作品进行汇编而成的系列丛书中，可以选择其中一个作品的名称作为整个丛书名，故原告选择“彼得兔”为丛书名称符合行业惯例，属于对作品内容的直接表述，该行为并不侵犯被告的涉案商标专用权是正确的。

（七）对本案的思考

商标不侵权诉讼的法律依据是什么？法院是否应当受理？